Право на секреты производства (ноу-хау)

- о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения - к лицу, совершающему такие действия или делающего необходимые к ним приготовления;

- об изъятии без какого-либо возмещения изделий, изготовленных с нарушением права на «ноу-хау» - к изготовителю этих изделий или любому их приобретателю, за исключением лиц, использующих эти изделия в личных целях;

- о возмещении убытков - к лицу, использовавшему «ноу-хау» без согласия обладателя и причинившему ущерб обладателю «ноу-хау»;

- о публикации судебного решения о допущенном нарушении с указанием действительного обладателя «ноу-хау».

Все перечисленные способы  защиты могут быть эффективно использованы обладателем «ноу-хау» в различных сочетаниях.

Ответственность за нарушение  исключительного права на секрет производства несет нарушитель.

По общему правилу, установленному в ст. 1252 ГК РФ, к нарушителям относятся:

- лицо, которое отрицает  или иным образом не признает  исключительное право, нарушая  тем самым интересы правообладателя;

- лицо, совершающее действия, нарушающие исключительное право или создающие угрозу его нарушения, или осуществляющее необходимые приготовления к ним;

- лицо, неправомерно использовавшее  результат интеллектуальной деятельности  без заключения соглашения с  правообладателем (бездоговорное использование)  либо иным образом нарушившее его исключительное право и причинившее ему ущерб;

- изготовитель, импортер, хранитель, перевозчик, продавец, иной  распространитель, недобросовестный  приобретатель материального носителя, признанного контрафактным и  по решению суда подлежащего изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации.

К нарушителям также  относится лицо, которое неправомерно получило сведения, составляющие секрет производства, и разгласило или использовало эти сведения. Особенностью указанной  нормы является то, что одного неправомерного доступа к ноу-хау для признания нарушителем здесь недостаточно. Квалифицирующим признаком для признания нарушителем в данном случае выступает обязательная совокупность: неправомерное получение сведений, составляющих секрет производства, и их разглашение, либо неправомерное получение сведений, составляющих секрет производства, и их использование.

В то же время согласно требованиям ст. 14 Закона о защите конкуренции незаконное получение, равно как и незаконное использование или разглашение информации, составляющей коммерческую тайну, образуют самостоятельные составы нарушения в виде недобросовестной конкуренции. Налицо правовая коллизия, требующая законодательного разрешения.

Кроме того, согласно п. 1 ст. 1472 ГК, к нарушителям относятся также лица, обязанные сохранять конфиденциальность секрета производства. Хотя конструкция указанной нормы на этом ограничивается, в силу ее несовершенства Лопатин В.Н., Дорошков В.В. считают, что следует по аналогии нарушителями считать лиц, обязанных сохранять конфиденциальность секрета производства, но разгласивших или незаконно использующих эту информацию⁷⁵.

Согласно статьям, указанным  в п. 1 ст. 1472, к таковым относятся:

- лицо, распорядившееся  своим правом при отчуждении  исключительного права на секрет производства и обязанное сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства (п. 2 ст. 1468);

- лицо, распорядившееся  своим правом при предоставлении  права использования секрета производства и обязанное сохранять конфиденциальность секрета производства в течение всего срока действия лицензионного договора (п. 3 ст. 1469);

- лица, получившие соответствующие  права по лицензионному договору  и обязанные сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства (п. 3 ст. 1469);

- работник, которому в  связи с выполнением своих  трудовых обязанностей или конкретного  задания работодателя стал известен  секрет производства, и обязанный сохранять конфиденциальность полученных сведений до прекращения действия исключительного права на секрет производства (п. 2 ст. 1470).

Под разглашением информации, составляющей коммерческую тайну, понимается «действие или бездействие, в результате которых информация, составляющая коммерческую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору» (ст. 3 Закона о коммерческой тайне).

В данном Законе (п. 4 ст. 4) выделены следующие признаки незаконного получения информации, составляющей коммерческую тайну:

- если ее получение  осуществлялось с умышленным  преодолением мер по охране ее конфиденциальности, принятых обладателем данной информации;

- лицо, получающее информацию, знало или имело достаточные  основания полагать, что данная  информация составляет коммерческую  тайну другого лица;

- лицо, получающее информацию, знало или имело достаточные основания полагать, что лицо, осуществляющее передачу этой информации, не имеет на передачу этой информации законного основания.

Поскольку однозначного перечня действий, которые могут  считаться незаконными, законодательство не содержит, в каждом конкретном случае следует руководствоваться критериями, заложенными нормами гл. 75, Закона о коммерческой тайне и законодательства о недобросовестной конкуренции. При этом, как представляется, под незаконными методами получения ноу-хау можно понимать любое получение информации, составляющей коммерческую тайну без согласия ее обладателя, когда к такой информации нет свободного доступа на законном основании.

Для того, чтобы обеспечить правовую охрану ноу-хау применяются общие положения гражданского законодательства (нормы, направленные на защиту от недобросовестной конкуренции, норм договорного и деликтного права), а также уголовно-правовые нормы, когда имеются признаки преступления.

Ноу-хау, будучи объектом интеллектуальной собственности, нередко используются в качестве вклада в уставный капитал предприятий различных организационно-правовых форм (акционерных обществ, предприятий с иностранными инвестициями, товариществ с ограниченной ответственностью). При этом нередко в учредительных документах указывается, что в качестве вклада в уставный фонд предприятия вносится право на ноу-хау, разработанное одним из учредителей. Однако следует иметь в виду, что у учредителя, передающего ноу-хау в качестве вклада в уставный капитал, нет исключительного права на ноу-хау, хотя фактически он может быть монополистом на эту информацию, являющуюся секретной. Таким образом, правильнее было бы писать, что передается не право на ноу-хау, а само ноу-хау. Подводя итог, нелишне сказать, что права на ноу-хау с развитием товарного производства все шире вовлекаются в гражданский оборот. На современном этапе развития науки и техники секрет производства превратился в самостоятельный объект сделок⁷⁶. Таким образом, уже сейчас понятно: объем ноу-хау в хозяйственном обороте продолжит расти. Лица, формирующие уставный капитал за счет таких нематериальных активов, как права на ноу-хау, сталкиваются сегодня на практике с пробелами в регулировании данного процесса, обусловленными недостаточной степенью детализации законодательства, отсутствием единого подхода к правовому режиму секрета производства на фоне немногочисленности теоретических исследований в этой области.

Отсутствие четких границ в вопросах правового регулирования и правового понимания проблемы, в свою очередь, служит сдерживающим фактором в процессе коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.

Специфика ноу-хау как  объекта интеллектуальных прав позволяет  сделать определенные выводы касаемо  формирования уставного капитала с вовлечением подобного рода нематериальных активов.

Несомненно, передача исключительного  права на секрет производства, в  том числе в качестве вклада в  уставный капитал хозяйственного общества, подразумевает необходимость передачи и самого секрета производства, что позволяет вычеркнуть ноу-хау из ряда традиционных объектов интеллектуальных прав.

Более того, у первичного правообладателя секрета производства отсутствуют лишенные экономического содержания личные неимущественные  права на него, что не вполне характерно для прав на результаты интеллектуальной деятельности. Следовательно, в уставный капитал в подобной ситуации вносится весь комплекс прав обладателя ноу-хау⁷⁷.

Данные аспекты характерного для ноу-хау правового режима, влияющие на использование секрета производства в гражданском обороте, необходимо учитывать при внесении его в уставный капитал хозяйственного общества в качестве вклада.

Особенности формирования уставного капитала подобными вкладами приводят к утрате секретом производства «абсолютной идеальности», поскольку, внесенный в качестве вклада в уставный капитал, он существует уже в двух формах - как нематериальной, так и материальной, будучи закрепленным на материальном носителе. Без фиксации содержания секрета производства в объективной форме передача его невозможна. Поэтому при финансовой оценке вклада было бы вполне уместно оценивать не право, а само ноу-хау.

Свойственная секрету  производства множественность субъектов-правообладателей, юридическая связь между которыми отсутствует, обусловливает возможность обесценивания такого вклада и необходимость формирования хозяйственным обществом определенного резерва «под обесценивание», исходя из результатов экспертной оценки.

Также стоит обратить внимание на тот факт, что хозяйственное общество отвечает по своим обязательствам принадлежащим ему имуществом, а значит, и на внесенные в уставный капитал исключительные права на секрет производства, как и на сам секрет производства, в полной мере может быть обращено взыскание.

Возникает также вопрос о денежной оценке ноу-хау. Часто делается оговорка о том, что оценка ноу-хау делается с учетом мировых цен. Такая формулировка не совсем удачна, поскольку мировых цен на ноу-хау не существует.

Правильнее говорить, что ноу-хау оценивается с учетом лицензионных платежей за его передачу.

В учредительных документах также должна оговариваться судьба ноу-хау, созданного в результате функционирования самого предприятия. Например, можно указать, что всем участникам будут предоставлены простые лицензии на все виды объектов промышленной собственности, которые могут быть созданы и процессе его деятельности.

Как уже было отмечено, в связи с отсутствием специальной  регистрации для ноу-хау не предусмотрено исключительное право. В связи с этим, случается что какое-либо лицо (физическое или юридическое), самостоятельно и правомерно разработав ноу-хау, позаимствовало его из открытых источников или на законных основаниях, приобрело его у другого правообладателя. Вполне возможна такая ситуация, когда у двух и более разработчиков независимо друг от друга может возникнуть право на одно и то же ноу-хау. Каждый из таких разработчиков является добросовестным правообладателем на ноу-хау и, следовательно, имеет право на юридическую защиту от посягательств на принадлежащий им объект промышленной собственности.

В связи с изложенным защитить интересы правообладателя  на ноу-хау в случае их нарушения бывает довольно сложно.

Законом установлено  основание освобождения от ответственности  за неправомерное использование секрета производства - неосведомленность пользователя о неправомерности использования. Подобное положение закона позволяет сделать вывод о том, что ответственность строится на началах виновности. Безотносительного того обстоятельства, что ставить ответственность в зависимость от субъективного осознания «правонарушителя» несколько некорректно (доказать субъективное осознание лица практически невозможно, если только оно само не признается), следует отметить ряд моментов, которые представляются обоснованными и позволят нивелировать несколько некорректные положения п. 2 ст. 1472 ГК РФ. Видится, что в силу общей презумпции противоправности деяния, причинившего вред, незаконность использования, а также умышленный, неслучайный доступ к секрету производства должен презюмироваться, обязанность по доказыванию оснований для освобождения от ответственности незаконного пользователя должна быть возложена на последнего. В случае установления судом неукоснительного соблюдения правообладателем правого режима коммерческой тайны, отсутствия возможности утечки информации незаконный пользователь не может быть освобожден от ответственности⁷⁸.

Поскольку, как уже  было отмечено, законодательное или  конвенционное решение вопроса  отсутствуют, то обеспечение прав прежде всего зависит от правильно и четко сформулированного договора.

Исключительное право  на результаты интеллектуальной деятельности предполагает, что другие лица вправе использовать эти результаты только по договору с правообладателем даже в том случае, если они открыты  для всеобщего ознакомления. В отношениях, связанных с использованием ноу-хау, этого нет, и право владельца на защиту от незаконного использования ноу-хау основано на том, что соблюдается специальный режим охраны - охрана в режиме коммерческой тайны. Все вопросы правовой защиты должны быть урегулированы в договоре о передаче (создании) ноу-хау.