Правовое регулирование интеллектуальной деятельности

В договорах  данного вида достаточно важно определить, кому принадлежит право на использование  объектов интеллектуальной собственности, созданных в результате выполнения договора. Это должно быть четко предусмотрено в самом договоре. В противном случае возможны следующие коллизии.

П.4 ст. 769 Гражданского кодекса РФ предусматривает, что  условия договоров в сфере НИОКТР должны соответствовать законам и иным правовым актам об исключительных правах (интеллектуальной собственности).

По общему правилу  исключительные права на созданный  объект принадлежат автору, если речь идет не о служебном изобретении. Однако согласно п. 2 ст. 772 Гражданского кодекса РФ, если иное не предусмотрено договором, заказчик имеет право использовать переданные ему исполнителем результаты работ, в том числе способные к правовой охране, а исполнитель вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд⁵⁴.

Таким образом, п. 4 ст. 769 и п. 2 ст. 772 Гражданского кодекса  РФ создают противоречие при определении  того, кому будут принадлежать исключительные права на созданные объекты. Для  их предотвращения необходимо в договоре четко определить кому и на каких условиях принадлежат права на объекты интеллектуальной собственности, созданные в результате исполнении договора.

Аналогом этих договоров в авторском праве  является договор заказа.

Договором авторского заказа признается договор, в котором одна сторона (автор) обязуется по заказу другой стороны (заказчика) создать обусловленное договором произведение науки, литературы или искусства на материальном носителе или в иной форме.

По характеристике договор авторского заказа является консенсуальным, двусторонним.

По общему правилу, договор  авторского заказа может предусматривать  вознаграждение автору за создание произведения, но стороны могут предусмотреть, что автор создает произведение заказчику безвозмездно.

Правовое регулирование договора авторского заказа осуществляется ст.ст. 1288 – 1291 ГК РФ, некоторые его положения также регулируются различными нормами всего 7 раздела ГК РФ.

Договор авторского заказа часто сравнивают с договором подряда. Схожесть данных двух договоров заключается в том, что в том и другом договоре необходимо создать и предоставить результат работы, а также созданное произведение может использоваться, как и в договоре подряда, для удовлетворения собственных нужд (заказ на художественное оформление интерьера, создание памятника, написание портрета и т.п.).

Договор авторского заказа разделяется на три вида:

автор создает  произведение, передает его заказчику, а вместе с произведением отчуждает все исключительные права на созданное произведение;

автор создает  произведение, передает его заказчику, а вместе с произведением предоставляет  те или иные права на использование  исключительных прав на созданное произведение;

автор создает  произведение, передает его заказчику, но не отчуждает исключительных прав и не предоставляет прав использования исключительных прав на произведение. В данном случае после того, как произведение создано, стороны могут заключить дополнительно лицензионный договор или договор отчуждения исключительных прав.

Таким образом, в первом случае договор авторского заказа является смешанным и содержит в себе не только положения договора авторского заказа, но и положения договора отчуждения исключительных прав на произведение.

Во втором случае, договор авторского заказа также является смешанным и содержит в себе положения договора авторского заказа и положения лицензионного договора.

В договоре авторского заказа (образце) с предоставлением прав на использование исключительных прав на произведение, стороны устанавливают способы, пределы использования исключительных прав в договоре.

Право использования  исключительных прав на созданное произведение, прямо не указанное в договоре авторского заказа, не считается предоставленным  заказчику⁵⁵.

В образцах договора авторского заказа с предоставлением исключительных прав на использование произведения, по соглашению сторон могут указываться  следующие способы использования произведения в соответствии:

воспроизведение произведения;

распространение произведения;

публичный показ  произведения;

импорт оригинала  или экземпляров произведения;

прокат оригинала  или экземпляра произведения;

публичное исполнение произведения;

сообщение в  эфир;

сообщение по кабелю;

перевод или  другая переработка произведения;

практическая реализация архитектурного, дизайнерского, градостроительного или садово-паркового проекта;

доведение произведения до всеобщего сведения.

Гражданский кодекс Российской Федерации впервые закрепил в главе 54 новый для российского законодательства институт договора коммерческой концессии, имеющий много общего с так называемым договором франчайзинга, характерным для англо-саксонской системы права.

В российском дореволюционном  праве предусматривался некий аналог данному договору, а именно, сделки с фирмой. Под фирмой понималось название торгового предприятия, как обособленного частного хозяйства, имевшее своей целью индивидуализировать предприятие, и составлявшее его принадлежность. Поскольку фирма составляла принадлежность предприятия, то она не могла быть предметом сделки отдельно от предприятия. 
Первые элементы франчайзинга стали практиковаться в США еще в середине прошлого века. В настоящее время в США франчайзинг охватывает 30% розничной торговли, в Австралии – 90%⁵⁶.

Как самостоятельный  объект правового регулирования договор франчайзинга рассматривается более, чем в восьмидесяти странах мира.

Ст. 1027 Гражданского кодекса определяет договор коммерческой концессии как договор, по которому одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение     правообладателя,     на     охраняемую     коммерческую информацию, а также на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав – товарный знак, знак обслуживания и т.д.

Предметом данного договора является комплекс исключительных прав, а также коммерческий опыт, знания, коммерческая информация правообладателя.

Не является предметом договора так называемая «деловая репутация», хотя она и  учитывается при определении  цены договора.

В отличие от лицензионного договора предмет договора коммерческой концессии значительно шире, чем предмет лицензионного договора, и включает в себя комплекс исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, и прежде всего право на фирменное наименование, а также может включать фактическую информацию, не подпадающую под правовую охрану режима исключительных прав. Исходя из этого, договор коммерческой концессии называют «комплексной лицензией».

По договору коммерческой концессии могут передаваться также права на товарные знаки, знаки  обслуживания, изобретения, промышленные образцы, полезные модели.

Предоставляя  право на фирменное наименование правообладатель сохраняет за собой  безусловное право самому выступать  под фирменным наименованием.

В договоре коммерческой концессии должно быть также определено, в какой сфере деятельности и каким образом пользователь может использовать фирменное наименование правообладателя; как правило, определяются конкретные виды предпринимательской деятельности, которые будут осуществляться под этим наименованием; могут быть описаны конкретные формы использования фирменного наименования⁵⁷.

В соответствии со ст. 1028 Гражданского кодекса РФ договор  коммерческой концессии должен быть заключен в письменной форме под  страхом признания недействительным, а также подлежит регистрации органом, осуществляющим регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, выступающего по договору в качестве правообладателя. Если правообладатель зарегистрирован в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в иностранном государстве, регистрация договора коммерческой концессии производится органом, осуществляющим регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющегося пользователем.

В отличие от патентно-лицензионных договоров, законодательство не связывает заключение договора с моментом его регистрации. Однако абз. 3 п. 2 ст. 1028 Гражданского кодекса РФ предусматривает, что в отношениях с третьими лицами стороны договора коммерческой концессии вправе ссылаться на договор лишь с момента его регистрации.

Если договор  содержит условие об использовании  объектов, охраняемых патентным законодательством, то этот договор должен быть зарегистрирован  также в федеральном органе исполнительной власти в области патентов и товарных знаков. При несоблюдении этого требования договор является ничтожным.

Субъектами  договора коммерческой концессии могут быть только коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, что отличает договор коммерческой концессии от иных договоров в сфере использования результатов интеллектуальной деятельности. Однако следует иметь ввиду, что право на фирменное наименование может принадлежать только юридическому лицу – коммерческой организации, а не физическому лицу – индивидуальному предпринимателю⁵⁸. При этом обязанности правообладателя и пользователя могут быть подразделены на две группы:

обязанности по отношению друг к другу;

обязанности по отношению к потребителям товаров (работ, услуг).

К обязанностям правообладателя относятся:

предоставить  права на фирменное наименование или коммерческое обозначение, а  также исключительные права на другие результаты интеллектуальной деятельности (товарный знак, знак обслуживания, объекты  авторского и патентного права) на основе лицензионных договоров;

предоставить  информацию ноу-хау, необходимую пользователю для осуществления прав;

оказывать консультационные услуги, в частности, проинструктировать работников по вопросам, связанным с осуществлением исключительных прав;

обеспечить  регистрацию договора коммерческой концессии, включая содействие в обучении и повышении квалификации работников, контролировать качество товаров (работ и услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) пользователем на основании договора коммерческой концессии, если иное не предусмотрено договором;

оказывать пользователю постоянное техническое и консультационное содействие, если иное не предусмотрено  договором;

заключить договор  с пользователем на новый срок при отсутствии условий, предусмотренных  ст. 1035 Гражданского кодекса РФ.

Обязанности пользователя достаточно четко определены в ст. 1032 Гражданского кодекса РФ. В их число входит:

использовать  при осуществлении предусмотренной  договором деятельности фирменное  наименование и (или) коммерческое обозначение  правообладателя указанным в договоре образом;

обеспечивать  соответствие качества производимых им на основе договора товаров, выполняемых  работ, оказываемых услуг качеству аналогичных товаров, работ или  услуг, производимых, выполняемых или  оказываемых непосредственно правообладателем и др.;

выплатить (выплачивать) вознаграждение;

не разглашать секреты производства правообладателя  и другую полученную от него конфиденциальную коммерческую информацию;

может быть предусмотрена  обязанность выдать определенное число 
субконцессий на соответствующей территории.

Пользователь по договору коммерческой концессии действует от своего имени и по собственному усмотрению, а также несет ответственность своим имуществом

Прекращение договора коммерческой концессии возможно как по истечении срока, указанного в договоре, так и досрочно. Каждая из сторон договора коммерческой концессии, заключенного без указания срока, вправе во всякое время отказаться от договора, уведомив об этом другую сторону за шесть месяцев, если договором не предусмотрен более продолжительный срок.

В соответствии с п. 2 ст. 1037 Гражданского кодекса  РФ досрочное расторжение договора, заключенного как с указанием  срока, так и без указания такового подлежит регистрации в порядке, установленном п.2 ст. 1028 Гражданского кодекса РФ⁵⁹.

Особо вопрос о  прекращении договора коммерческой концессии ставится в случае прекращения  существования правообладателя, а  именно:

в результате ликвидации юридического лица;

в случае смерти правообладателя.

В этом случае права  и обязанности по договору могут перейти наследнику, обладающему статусом индивидуального предпринимателя, либо обязующемуся зарегистрироваться в качестве такового в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Эта норма согласуется с положение о том, что фирменное наименование может быть зарегистрировано только в отношении юридического лица.