4. Договоры об
использовании исключительных прав
и ноу-хау как особый класс
гражданско-правовых договоров
В данный класс, прежде всего,
входят в качестве самостоятельных типов
договор об уступке патента, патентно-лицензионные
договоры, а также договор о передаче ноу-хау.
Учитывая принципиальные различия в предмете
данных типов договоров, в современных
условиях уже не корректно называть этот
класс "договорами о праве использования
нематериальных благ" и именовать лицензионными
как договоры об использовании исключительных
прав, так и договоры о передаче ноу-хау6. Поскольку на ноу-хау у его
разработчика (обладателя) нет исключительного
права, то в названии нового класса договоров
опущено слово "право". Таким образом,
это название охватывает и договоры, в
рамках которых не передаются исключительные
права.
Термин "лицензия" применим
к договору о передаче ноу-хау
только в одном смысле: передавая
материалы, содержащие ноу-хау, его
обладатель разрешает приобретателю
ознакомиться с содержанием ноу-хау,
т.е. предоставляет своеобразную
лицензию на ознакомление. Однако
такая "лицензия" никак не служит
формой передачи исключительного
права, поскольку такового не
существует.
В состав рассматриваемого
класса входят в качестве самостоятельных
типов авторские договоры. Применяемый
на практике договор на передачу
научно-технической продукции по
своему предмету отличается от
лицензионных договоров. По договору
на передачу право использования
не уступается и не оплачивается. Передаются
лишь знания, овеществленные в технической
документации и образцах техники, а также
производственный опыт. Поэтому данный
договор относится к классу договоров
о возмездном оказании услуг. Этот договор
может быть включен в класс договоров
об использовании исключительных прав
и ноу-хау, если в его предмете имеется
конфиденциальная информация, передаваемая
на условиях ноу-хау.
Существует мнение, что
договор патентной лицензии Ш-договор
класса dare, основным типом которого
является купля-продажа. Договор
же о передаче ноу-хау - договор
класса facere. Основной тип этого
класса - договор подряда. Отсюда
делается вывод, будто договор
патентной лицензии и договор
о передаче ноу-хау принадлежат
к разным классам7. Спорность этого вывода определяется
тем, что в данном случае за предмет договора
о передаче ноу-хау принимается, прежде
всего, передача навыков и опыта обладателя
ноу-хау. В противоположность Ц.Каменовой
К.Кнап считает, что между лицензией на
изобретение и договором о передаче ноу-хау
много общего и это позволяет объединить
их в рамках одного договорного типа. Здесь
спорный вывод обусловлен недооценкой
существенных различий в объекте предоставляемого
по лицензии права (т.е. запатентованного
изобретения) и неохраняемой информации,
передаваемой как ноу-хау.
М.М.Богуславский полагает,
что "в качестве предмета патентной
лицензии следует рассматривать
не патент, а само изобретение
(т.е. не исключительное право, вытекающее
из патента, а право использования
изобретения, вытекающее из договора)"8. Этот вывод также не бесспорен.
Во-первых, договор об уступке патента
- самостоятельный тип договора и нет необходимости
вообще ставить его в прямую связь с договором
патентной лицензии. Во-вторых, "само
изобретение" - не предмет договора,
а объект предоставляемого по договору
права использования. В-третьих, патент
не может отождествляться с основанным
на нем исключительным правом, как не может
форма явления одновременно быть его содержанием.
В-четвертых, нельзя ставить знак равенства
между "самим изобретением" и вытекающим
из договора правом его использования.
В доказательство того,
что предметом патентной лицензии
является "само изобретение", иногда
ссылаются на распространенные
в практике случаи, когда патент
по заявке вообще не выдается
или аннулируется из-за неуплаты
пошлин (т.е. исключительное право
на изобретение не возникает
либо прекращается), а ранее заключенный
лицензионный договор продолжает
действовать. В этих случаях в
него лишь вносятся изменения,
касающиеся обычно цены лицензии9. Представляется, что в отмеченных
случаях, как правило, речь идет о так называемых
смешанных лицензиях, когда лицензиат
стремится получить не только право на
использование охраняемого изобретения,
но и дополнительную информацию (ноу-хау),
необходимую для его успешного освоения.
Это типичный "смешанный договор"
(по формулировке п. 3 ст. 421 ГК).
Ясное представление
о предмете отдельных договоров
и их месте в общей классификации
позволяет избежать ошибок и
ненужных конфликтов на стадии
заключения договоров. Если под
предметом патентно-лицензионного
договора как его существенным
условием понимать "само изобретение",
то он должен считаться заключенным
лишь при условии передачи
лицензиату всей информации о
нем без передачи исключительного
права, т.е. разрешения на его использование.
Точно так же ошибочным будет
указание в договоре о передаче
ноу-хау на уступку права на
него без подробного раскрытия
самого ноу-хау. Поскольку предметом
патентной лицензии является
право на использование изобретения,
а не само изобретение, наибольшее
внимание в договоре должно
быть обращено на реальное
предоставление лицензиату этого
права, на его поддержание в
силе и защиту от возможных нарушений.
В договоре же о передаче ноу-хау, напротив,
решающее значение приобретают передача
неизвестной покупателю информации о
сущности ноу-хау и соблюдение конфиденциальности
передаваемых сведений.
В класс договоров
об использовании исключительных
прав и ноу-хау входят и другие
договоры или их части, такие
как, например, договоры на выполнение
НИР и ОКР и на передачу
научно-технической продукции. При
их заключении и исполнении
важно учитывать общие особенности
как всего этого класса в
целом (идеальный характер объектов
исключительных прав и ноу-хау),
так и предмета его отдельных
типов и видов. В связи с
этим справедливо мнение о
том, что договоры, которые предусматривают
передачу авторских прав, следует
относить к авторским, даже если
они не названы таковыми. Поэтому
во многих случаях, когда нормы
о передаче авторских прав
включаются в гражданские договоры
купли-продажи, аренды, простого товарищества
и др., эти договоры (в соответствующей
части) должны отвечать требованиям,
предъявляемым к авторским договорам.
Одно из них состоит в том,
что предметом любого авторского
договора является передача имущественных
авторских прав. Напротив, договоры,
которые не предусматривают передачу
авторских прав, не могут считаться
авторскими, даже если они названы
таковыми, например, договор об издании
произведения за счет автора.
Это типичный подрядный договор:
автор оплачивает издательству
тиражирование своего произведения
(в виде книги) и получает весь
тираж книги в свою собственность.
Точно так же любое
разрешение патентообладателя на
передачу (предоставление) третьему
лицу исключительного права использования
охраняемого объекта промышленной
собственности должно трактоваться
как лицензионный договор. Поэтому
независимо от того, в рамках
каких договоров происходит передача
(или "предоставление", "уступка")
патентных прав, к соответствующим
статьям этих договоров должны
применяться нормы о патентнолицензионных
договорах. То же самое относится к договорам
о передаче смежных прав и прав на товарные
знаки.
Заключение
По смыслу п. 1 ст. 139 ГК закон
пресекает посягательства на имущественные
и личные интересы обладателя ноу-хау
со стороны третьих лиц при наличии, как
минимум, четырех условий:
- техническая, финансовая
или иная информация представляет
реальную или гипотетическую
коммерческую ценность;
- эта информация не
известна третьим лицам, т.е. является
конфиденциальной;
- к ней у третьих
лиц нет свободного доступа
на законном основании;
- обладатель информации
принимает необходимые меры по
охране ее конфиденциальности.
Иными словами, ноу-хау
как правовая категория существует,
а законные интересы его обладателя
защищаются до тех пор, пока
сохраняются все эти условия.
Пункт 2 ст. 139 ГК говорит
о "защите" информации, составляющей
служебную или коммерческую тайну,
способами, предусмотренными ГК
и другими законами. Эта формулировка
порождает противоречивые взгляды
на правовое регулирование отношений,
связанных с ноу-хау. Говорят об
охране ноу-хау, о праве на ноу-хау,
об исключительных и неисключительных
лицензиях на ноу-хау. Не всегда
одинаково трактуется и содержание
ноу-хау.
Иногда к ноу-хау относят
только технические достижения. Другие
авторы понимают ноу-хау как любую информацию
как технического, так и нетехнического
характера (организационного, финансового,
коммерческого, правового и иного).
Между тем, в отличие
от охраняемого патентом изобретения,
на ноу-хау не существует исключительного
права, а есть лишь фактическая
монополия.
Ноу-хау - это неохраняемая
конфиденциальная научно-техническая,
коммерческая, финансовая и иная
информация, обладающая коммерческой
ценностью, а также различные
производственные навыки и опыт
их применения.
Ноу-хау, в отличие
от запатентованного изобретения,
нельзя использовать, не получив
его от разработчика (создателя)
или иного его обладателя, например
от лица, получившего какое-то
ноу-хау от разработчика по
договору о передаче ноу-хау
с правом его дальнейшей передачи
третьим лицам. Разработчик ноу-хау
имеет только право на его
неразглашение незаконными методами,
т.е. помимо его воли. А это, разумеется,
совсем другое, нежели исключительное
право на использование результата
интеллектуальной деятельности, защищаемое
от всех третьих лиц и передаваемое
на договорной или иной легальной
основе.
Таким образом, концепция
правового режима ноу-хау заключается
не в его охране, а в правовом
обеспечении средствами различных
отраслей права имущественных
интересов обладателя (разработчика,
приобретателя) ноу-хау10. Авторы, стоящие на позиции
правовой охраны ноу-хау, нередко, по существу,
сами себя опровергают, подтверждая, что
ноу-хау не является объектом исключительного
права: любое физическое или юридическое
лицо признается правомочным обладателем
ноу-хау, если самостоятельно, своими силами
и средствами его разработало либо добросовестно
приобрело у другого владельца.
Не случайно и в
зарубежных странах, и в России
отсутствует специальное законодательство
об охране ноу-хау, подобное тому,
которое есть в отношении изобретений,
промышленных образцов и ряда
других объектов промышленной
собственности. Так называемая защита
ноу-хау (по терминологии ст. 139 ГК)
фактически сводится к обеспечению
на основе норм гражданского,
трудового и даже уголовного
права имущественных интересов
обладателя ноу-хау. Речь идет, в
частности, о законодательстве, направленном
на борьбу с недобросовестной
конкуренцией, о законодательстве
по договорному или деликтному
праву.
Именно об этом законодательстве
нередко и пишут авторы, когда
анализируют так называемую охрану
ноу-хау. В данном законодательстве
предусматривается имущественная
и иная ответственность: за незаконные
действия по приобретению промышленной
и коммерческой информации, например
за кражу документов, подкуп служащих
и т.п.; за нарушение работниками
правил внутреннего трудового
распорядка фирм и норм, устанавливающих
ответственность рабочих и служащих
за разглашение сведений, способных
составить тайну нанимателя. Имеется
в виду тайна, относящаяся к
разработанным в фирме техническим
решениям, коммерческим сведениям
и секретам производства в
буквальном смысле слова.
Поэтому смысл правового
обеспечения имущественных интересов
обладателя ноу-хау состоит не
в создании специальной охраны
ноу-хау, а в разработке эффективных
правовых средств недопущения
или пресечения посягательств
на имущественные интересы фактического
обладателя ноу-хау в виде его
недозволенного заимствования либо
использования в нарушение условий
договора о передаче ноу-хау
либо иного гражданско-правового
договора. Иначе говоря, под правовым
обеспечением имущественных интересов
обладателя ноу-хау следует понимать
комплекс правовых средств, способствующих
ограждению имущественной сферы
фактического обладателя ноу-хау
от третьих лиц, включая контрагента
по договору.
В настоящее время
в число указанных правовых
средств входят:
- уголовно-правовые санкции
за промышленный шпионаж;
- имущественная (гражданско-правовая)
ответственность в форме возмещения
убытков;
- санкции, применяемые по
законодательству о недобросовестной
конкуренции (преимущественно также
в виде возмещения убытков);
- ответственность работников
по трудовому законодательству.
Одним из эффективных
частноправовых средств служит
договор о передаче ноу-хау, приводящий
в движение весь механизм обязательственно-правовой
защиты имущественных интересов обоих
участников договора, и прежде всего обладателя
ноу-хау. Главной правовой предпосылкой
этого договора служит фактическая монополия
на ноу-хау его разработчика. По аналогии
с авторскими договорами и патентными
лицензиями ноу-хау может передаваться
по договору на исключительных и неисключительных
условиях.
Нормативно – правовые
акты
- Гражданский кодекс Российской
Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 15-ФЗ (ред. от 12.03.2014)//"Собрание законодательства РФ", 29.01.1996, N 5, ст. 410
- Гражданский кодекс Российской
Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 12.03.2014)//"Собрание законодательства РФ", 25.12.2006, N 52 (1 ч.), ст. 5496.
- Федеральный закон от 29.07.2004
N 98-ФЗ (ред. от 12.03.2014 №35-Ф3) "О коммерческой тайне" //"Собрание законодательства РФ", 09.08.2004, N 32, ст. 3283.
- Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ (ред. от 28.06.2013) "О финансовой аренде (лизинге)"//"Собрание законодательства РФ", 02.11.1998, N 44, ст. 5394