Правовая защита Ноу-хау

Положения о праве использования ноу-хау могут быть включены и в договор подряда, если договорная продукция может быть произведена только с использованием технологии, которая является ноу-хау заказчика. Зачастую даже распространенное в зарубежной практике соглашение о конфиденциальности, на заключении которого так часто настаивают иностранные контрагенты перед подписанием основного договора (например, поставки), содержит в себе условия о предоставлении права на использование ноу-хау. Такие договоры являются смешанными договорами, к которым в части ноу-хау должны применяться положения закона о лицензионном договоре (ст. 421 ГК РФ).

2. Договор о  передаче ноу-хау

Различные договоры, в рамках которых возникают и реализуются обязательства по использованию исключительных прав и ноу-хау, имеют существенные различия. Прежде всего, одни из договоров, оперирующих исключительными правами, целиком посвящены их передаче или созданию объектов и передаче прав на их использование, а другие - только частично. К первым принадлежат авторские договоры, договоры о передаче смежных прав, патентнолицензионные договоры и договоры об использовании прав на средства индивидуализации товаров и их производителей. В значительной мере к этой группе примыкают договор коммерческой концессии (договор франчайзинга) и договор доверительного управления исключительными правами, в том числе договор управления этими правами на коллективной основе.

 Другие договоры - это  договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических  работ (НИР и ОКР); на передачу  научно-технической продукции; договоры  на продажу или аренду предприятия; брачный договор; договоры дарения  исключительных прав, их отчуждения  при продаже с публичных торгов  в качестве предмета залога  либо при продаже предприятия (бизнеса) должника при внешнем  управлении или конкурсном производстве. Перечисленные договоры пока  распространены не так широко, и исключительные права занимают  в содержании некоторых из  них второстепенное место. Тем  не менее и этим договорам  присущи в части, касающейся исключительных  прав, общие особенности правовой  природы, предмета и формы как  самих договоров, так и возникающих  на их базе обязательств сторон.

 Самостоятельное место  занимают договоры о передаче  ноу-хау.

Договоры об использовании исключительных прав и ноу-хау, взятые вместе, внешне напоминают договоры и купли-продажи, и найма (аренды), и подряда. Нередко они и именуются таковыми, а также договорами доверительного управления, коммерческой концессии и т.д. Иногда их квалифицируют и как договоры особого рода (sui generis). На самом деле эти договоры разделяются на ряд самостоятельных типов и видов, образуя сформировавшийся в последние десятилетия во всем мире особый класс договоров об использовании исключительных прав и ноу-хау. Его отдельные типы и виды имеют черты сходства с другими договорами традиционных классов, таких как dare, facere и praestare, основными типами которых являются купля-продажа, аренда и возмездные услуги.

 Например, к договорам  патентной лицензии вполне применима  ставшая традиционной формула "продажа  и покупка лицензий". В то  же время здесь по договору  продается не вещь, а лицензия, т.е. право временного возмездного  использования изобретения. Значит  ли это, что одно исключает  другое и лицензионные отношения  должны трактоваться только как  отношения найма? Конечно нет, поскольку  наем и купля-продажа относятся  к одному классу договоров  о возмездной передаче имущества  и их признаки могут частично  совпадать.

 К договору найма  вполне можно применить формулу "продажа (на время) права пользования  имуществом". Договоры имущественного  найма можно рассматривать как  товарные сделки, совершаемые согласно  экономическим законам, регулирующим  продажу товаров. По договору  найма потребительная стоимость  продается по частям каждый  раз на определенный срок. Однако, коль скоро под "продажей" в  течение тысячелетий понимается  отчуждение вещей в постоянное  пользование, для обозначения отношений, возникающих из данного договора, был применен термин "наем имущества" с разновидностями "аренда" и "прокат". Точно так же лицензионный  договор может трактоваться и  как наем (аренда) имущества (точнее, имущественного права), и как временная  купля-продажа. Но существенные его  отличия и от купли-продажи, и  от найма телесного имущества  породили специальное наименование "лицензионный договор".

 Договор патентной  лицензии как купля-продажа (на  время) права использования изобретения  имеет два отличия и от купли-продажи, и от аренды вещей.

 Во-первых, договор купли-продажи (аренды) базируется на праве собственности  продавца (наймодателя). Напротив, в  основе лицензионного договора  лежит исключительное право патентообладателя.

 Во-вторых, по договору  купли-продажи (найма) передаются вещи, двойное владение и пользование  которыми исключены. Объект же  исключительного права вообще  не нуждается в передаче: описание  изобретения публикуется и доступно  каждому. Он может одновременно  использоваться самим лиценизаром  и, с разрешения последнего, неопределенным  числом третьих лиц.

 Вследствие названных  особенностей к договору патентной  лицензии неприменимы правила  законодательства о купле-продаже (касающиеся обязанности продавца  сохранять проданную вещь, передавать  ее, оговаривать ее недостатки), а  также об имущественном найме (например, правила о проверке  исправности сдаваемого внаем  имущества).

 Договор о передаче  ноу-хау отличается от патентной  лицензии и по своей правовой  основе, и по предмету. В основе  передачи ноу-хау лежит не исключительное  право, а фактическая монополия  на ноу-хау. Ноу-хау, в отличие  от запатентованного изобретения, нельзя использовать, не получив  его от обладателя. Следствием  этого является необходимость  не предоставления по договору  права использования, а передачи  самого ноу-хау в полном объеме.

 Не менее важна и  другая особенность ноу-хау. Коль  скоро в его состав входят  различные навыки, методы и способы, передаваемые в форме выполнения  определенных действий, есть основания  говорить о наличии у договора  о передаче ноу-хау свойств  подрядного договора. Разумеется, как  и договор патентной лицензии, договор о передаче ноу-хау  существенно отличается и от купли-продажи, и от найма, и от подряда в традиционном их понимании.

 Наконец, наиболее распространенный  договор "смешанной" лицензии  соединяет в себе черты и  патентной лицензии, и договора  о передаче ноу-хау. Все это  позволяет квалифицировать договоры  патентной, "смешанной" лицензии  и договор о передаче ноу-хау  как различные типы самостоятельного  класса договоров об использовании  исключительных прав и ноу-хау.

В силу особенностей правового режима ноу-хау при заключении договора о его передаче очень важно не допустить ошибок, которые могут привести к признанию договора недействительным или даже к утрате исключительного права на ноу-хау.

Часто в лицензионном договоре на товарный знак или патент, также предусматривающем предоставление права на использование ноу-хау, лишь в самом общем виде дается определение этого объекта и отсутствуют положения, регулирующие порядок его использования. Самая распространенная и опасная ошибка сторон договора состоит в том, что обязательное условие правовой охраны ноу-хау – принятие мер по охране конфиденциальности – остается только на бумаге. То есть правообладатель декларирует, что он владеет неким ноу-хау, а на самом деле никак его не охраняет. Если сторонами договора не будут предприняты меры по защите конфиденциальности передаваемой по договору информации, в случае спора об ее разглашении суд признает такую информацию открытой и привлечь виновное лицо к ответственности будет нельзя.

Обладатель ноу-хау должен установить в отношении информации, составляющей его, режим коммерческой тайны, который представляет собой комплекс установленных законом организационно-правовых и технических мер (ст. 10 ФЗ «О коммерческой тайне»). В частности, должен быть определен перечень информации, составляющей ноу-хау, и такая информация должна быть зафиксирована на материальном носителе, помеченном грифом «Коммерческая тайна» с указанием ее обладателя. Также необходимо ограничить доступ к такой информации путем установления порядка обращения с ней и контролировать соблюдение такого порядка. Обладатель ноу-хау должен вести учет лиц, получивших доступ к информации, и лиц, которым такая информация была предоставлена. Кроме этого, отношения по использованию ноу-хау должны быть урегулированы с работниками (на основании трудовых договоров) и контрагентами (на основании гражданско-правовых договоров).

На практике под этим подразумевается принятие ряда внутренних нормативных актов (инструкции, устанавливающей порядок обращения с ноу-хау, приказов об отнесении информации к ноу-хау), а также включение в трудовые договоры обязательств по сохранению конфиденциальности ноу-хау.

Меры по охране конфиденциальности информации признаются разумно достаточными, если исключен доступ к такой информации без согласия ее обладателя, а также обеспечена возможность ее использования работниками и передачи контрагентам без нарушения режима коммерческой тайны.

Таким образом, при заключении договора получающей стороне целесообразно убедиться в том, что обладатель ноу-хау действительно охраняет информацию в режиме коммерческой тайны, например запросив у него подтверждающие документы. Обязанность по сохранению конфиденциальности информации до прекращения действия исключительного права на ноу-хау возникает и у получающей стороны (ст. 1469 ГК РФ), и обладателю ноу-хау также имеет смысл проверить, был ли введен получающей стороной режим коммерческой тайны в отношении передаваемого по договору ноу-хау. Такие взаимные обязательства сторон договора являются условием сохранения исключительного права на ноу-хау и обусловлены спецификой его правовой охраны.

В случае если получающая сторона разгласит конфиденциальную информацию, при обращении в суд обладателю ноу-хау нужно будет доказать, что информация на самом деле охранялась в момент ее передачи по договору. Например, компания обратилась в суд с требованием о взыскании с ответчика роялти по лицензионному договору на ноу-хау и штрафа за разглашение этого ноу-хау. В связи с тем, что истец не доказал, что информация была неизвестна третьим лицам и к ней не было свободного доступа на законном основании, суд отказал в требовании, так как переданная информация не соответствует условиям охраноспособности и ее нельзя рассматривать как ноу-хау.

Информацией к размышлению для получающей стороны может быть и то, что материальная ответственность работника, разгласившего конфиденциальную информацию, ограничивается возмещением прямого действительного ущерба (ст. 238 Трудового кодекса РФ). Таким образом, если разглашение ноу-хау произойдет по вине работника получающей стороны и суд обяжет ее возместить убытки обладателю ноу-хау, получающая сторона не сможет компенсировать свои расходы посредством предъявления иска к работнику, так как основную часть убытков при разглашении ноу-хау составляет упущенная выгода.

3. Существенные условия лицензионного договора

Лицензионный договор о предоставлении права на использование ноу-хау регулируется общими нормами о лицензионных договорах и специальными нормами, относящимися к этому виду договора (ст. 1235 и 1469 ГК РФ).

В первую очередь договор должен содержать указание на лицензируемое ноу-хау. Чем более подробно в договоре будут обозначены содержание ноу-хау (без раскрытия сущности конфиденциальной информации) и механизм его передачи, тем больше вероятность в случае спора доказать факт добросовестной передачи ноу-хау лицензиату. Так, истец – известная ресторанная сеть – предоставил ответчику по договору коммерческой концессии право на использование комплекса исключительных прав для открытия ресторана, в том числе ноу-хау – рецептуру приготовления блюд и пива, которые ответчик успешно использовал. Одним из оснований для признания судом необоснованности требования истца о выплате вознаграждения по договору было отсутствие доказательств, подтверждающих передачу ответчику прав на использование ноу-хау.

Таким образом, вопросу идентификации ноу-хау и механизму его передачи нужно уделить особое внимание при составлении договора. Если ноу-хау передается на материальном носителе, сторонам необходимо подписать акт приема-передачи. Если ноу-хау передается, например, путем его внедрения на производстве лицензиата специалистами лицензиара, можно также порекомендовать подписать документ, подтверждающий передачу лицензируемого ноу-хау.

Лицензионный договор должен содержать указание способов использования ноу-хау. Это может быть либо перечень конкретных способов, например использования ноу-хау при изготовлении изделий или реализации экономических и организационных решений, либо самое общее положение, предусматривающее использование ноу-хау любыми не противоречащими закону способами. Закон устанавливает, что лицензиат может использовать ноу-хау только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором (ст. 1235 ГК РФ).

Еще одним существенным условием лицензионного договора является вознаграждение. Лицензионный договор может быть как возмездным, так и безвозмездным. В случае если право на использование ноу-хау предоставляется на безвозмездной основе, об этом должно быть прямое указание в договоре. При отсутствии в возмездном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. Особое внимание нужно уделить этому положению тогда, когда ноу-хау выступает сопутствующим объектом в договоре, например в договоре подряда, в котором вознаграждение выплачивается за подлежащую выполнению работу, а не за предоставление ноу-хау. В этом случае лучше указать, что ноу-хау передается на безвозмездной основе.

От учета всех особенностей законодательства, устанавливающего порядок правовой охраны и распоряжения исключительным правом на ноу-хау, зависят жизнеспособность этого объекта интеллектуальной собственности и полезный эффект от его использования.