Правовая охрана полезной модели

Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники.

Новизна полезной модели устанавливается через уровень  техники. При этом уровень техники  при оценке новизны полезной модели включает:

- опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель;

- сведения об их применении в Российской Федерации, если таковые стали общедоступными до даты приоритета полезной модели;

- все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки с более ранним приоритетом на выдачу патентов на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо;

- запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Новизна полезной модели устанавливается на дату приоритета, который определяется по тем же правилам, что и приоритет изобретения. В равной степени к полезным моделям применяются правила о конвенционном приоритете, об определении приоритета по выделенной заявке, по дате подачи дополнительных материалов и по более ранней отозванной заявке. Кроме того, в случае если заявитель воспользовался своим правом на преобразование заявки на изобретение в заявку на полезную модель, сохраняет силу приоритет первой заявки.⁷

Наконец, не признается обстоятельством, влияющим на новизну полезной модели, публичное раскрытие информации, относящейся к полезной модели, ее заявителем, автором или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, если заявка на полезную модель подана не позднее шести месяцев с даты раскрытия (льгота по новизне).

Если для патентоспособности изобретения новизна должна быть полной, т.е. все изобретение не должно быть известно из уровня техники, то для  полезной модели требуется неизвестность  из уровня техники только ее существенных признаков. Таким образом, данное изобретение как таковое уже известно человечеству, но автор полезной модели создал новый вид уже известного устройства, существенные признаки которого отличаются от аналогичных параметров существующих устройств.⁸

Кроме того, новизна полезной модели характеризуется как относительная  мировая, в отличие от абсолютной мировой новизны в изобретении. Так, при определении новизны  полезной модели рассматриваются (на уровне техники) опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения и общедоступные сведения о применении аналогичной полезной модели в Российской Федерации. Соответственно, не учитываются при определении новизны полезной модели сведения о применении аналогичного устройства за пределами Российской Федерации, если эти сведения не были опубликованы.

Для полезных моделей  льгота по новизне, так же как и  применительно к патентоспособности изобретений, составляет шесть месяцев.

Учет при оценке новизны  полезной модели только существенных признаков призван компенсировать отсутствие отдельного условия патентоспособности, отвечающего за творческий характер патентуемого решения, каковым для изобретений является условие – изобретательский уровень.

В Административном регламенте по полезным моделям приведено правило, однозначно определяющее оценку новизны полезной модели. В соответствии с этой нормой полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности – новизна, если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.⁹

Существенность признаков, в том  числе признака, характеризующего назначение полезной модели, при оценке новизны определяется с учетом положений указанного Регламента. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным. При наличии в независимом пункте признаков, характеризующих иное предложение, которое не охраняется в качестве полезной модели, эти признаки не принимаются во внимание при оценке новизны как не относящиеся к полезной модели.

Новым в Регламенте является указание на то, что содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным. Однако экспертиза не может осуществлять квалификацию признаков и их обобщение только по своему усмотрению. Заявитель является таким же полноправным участником данного процесса, в котором определяется объем прав заявленной полезной модели. Поэтому несущественность любого признака нужно сначала доказать, а потом уже не учитывать его при оценке новизны. Обобщение признака и превращение его в иное понятие, которое заявителем в таком виде не представлено в патентной формуле, не может отменить оценку существенности признака в той его формулировке, которая приведена заявителем в заявленной патентной формуле. Более того, частная форма исполнения обобщенного признака, если она (частная форма) ранее не была известна, в принципе не должна отбрасываться таким волевым образом при экспертизе заявки на полезную модель, когда решается вопрос признания заявленного технического решения патентоспособным. Бесконтрольность в этом приведет к желанию постоянно обобщать все частные признаки (формы выполнения устройства) до уровня функций или свойств в целях подгонки под уже имеющийся аналог.

Назначение полезной модели, сформулированное в ее родовом  понятии, должно включать только существенные признаки, что должно препятствовать возможности сохранения действительности патентов на полезные модели, признанные новыми только лишь за счет ухищрений и конкретизации несущественных признаков в характеристике назначения полезной модели.

Оценка новизны полезной модели не предусматривает установление идентичности всех признаков, а обязывает определить наличие совокупности существенных признаков полезной модели. При оценке новизны полезной модели не должны учитываться признаки, которые в принципе не характеризуют устройство как объект полезной модели. Например, если в формуле полезной модели наряду с конструктивными существенными признаками указан также цвет, в который окрашена какая-либо деталь устройства, данный признак – цвет – не будет рассмотрен как существенный, но только в том случае, когда цвет детали не обеспечивает получение технического результата и служит только внешнему визуальному восприятию. Если цвет детали обеспечивает достижение технического результата, он как признак не может не учитываться в совокупности существенных признаков.

Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

Для того, что бы полезная модель  была признана соответствующей  условию патентоспособности промышленная применимость в описании и/или формуле заявки на дату подачи заявки, должно быть:

-  указано  назначение,

-  приведены в указанных документах и чертежах средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели;

-  раскрыта возможность реализации назначения полезной модели по любому из пунктов формулы.

При установлении возможности  использования полезной модели в  промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении  и в других отраслях экономики  и социальной сфере проверяется, указано ли назначение полезной модели в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу полезной модели – то в описании или формуле полезной модели).

Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату ее подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в каждом из пунктов формулы полезной модели. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета полезной модели.

Кроме того, следует убедиться  в том, что в случае осуществления  внедрения полезной модели по любому из пунктов формулы действительно  возможна реализация указанного заявителем назначения.

Не предоставляется  правовая охрана в качестве полезной модели решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение эстетических потребностей; топологиям интегральных микросхем.

1.3. Понятие временной правовой охраны на полезную модель

В отношении полезной модели действует временная правовая охрана, смысл которой аналогичен временной правовой охране изобретения. Действие ее наступает с даты уведомления  заявителем лица, использующего полезную модель, о наличии указанной заявки, если эта дата наступила ранее даты публикации сведений о выдаче свидетельства.

Полезная модель, на которую подана заявка в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, со дня публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента предоставляется временная правовая охрана в объеме опубликованной формулы изобретения, но не более чем в объеме, определяемом формулой, содержащейся в решении указанного федерального органа о выдаче патента на изобретение.

Временная правовая охрана считается ненаступившей, если заявка на изобретение была отозвана или  признана отозванной либо по заявке на изобретение принято решение  об отказе в выдаче патента и возможность  подачи возражения против этого решения, предусмотренная настоящим Кодексом, исчерпана.

Лицо, использующее заявленное изобретение выплачивает патентообладателю  после получения им патента денежную компенсацию. Размер компенсации определяется соглашением сторон, а в случае спора – судом.¹⁰

Институт временной  правовой охраны достаточно хорошо известен в мировой патентной практике. Он применяется главным образом  в странах, использующих в процессе квалификации заявленных технических  решений отсроченную систему  экспертизы заявок, начиная примерно со второй половины 60-х годов прошлого века. Возникновение временной правовой охраны изобретений как специального института патентного права связано с публикацией (выкладкой) заявки, осуществляемой патентным ведомством, главной целью которой является ознакомление общественности и предпринимательских кругов с новыми техническими решениями на предвыдачной стадии рассмотрения заявки.¹¹

  Коль скоро заявленное техническое решение после публикации или выкладки становится общедоступной информацией еще до выдачи охранного документа, заявитель должен иметь определенные гарантии на случай использования третьими лицами заявленного им технического решения.

  Определенная сложность заключается в установлении объема указанных гарантий. Здесь можно идти двумя путями, а именно:

-  предоставлять охрану заявленному изобретению с даты публикации сведений о заявке, аналогичную охране, удостоверяемой патентом;

-  предоставлять ограниченную охрану, предусматривающую соразмерную компенсацию за использование заявленного изобретения, после того, как будет выдан патент.

Как первый, так и второй пути имеют преимущества и недостатки.

Так, предоставление временной  охраны, которая по объему тождественна окончательной, затруднено тем обстоятельством, что объем прав по выданному впоследствии патенту, определяемый формулой изобретения на этапе публикации сведений о заявке еще не известен. Кроме того, у заявителя может возникнуть намерение не проводить экспертизу заявки на изобретение по существу вообще.

Недостатком ограниченной правовой охраны является то, что весьма непросто установить лицо, использующее заявленное изобретение до выдачи на него патента, и добиться от него уплаты соразмерной компенсации.

В целом факт ранней (до выдачи патента) публикации заявки на изобретение может произвести негативный эффект. Дело в том, что решение об отказе в выдаче патента, принимаемое после публикации заявки, дает конкуренту заявителя возможность безвозмездного использования сведений, близких по характеру к ноу-хау, содержащихся в материалах заявки. Этот эффект наиболее ощутимо проявляет себя в том случае, когда заявка на изобретение удовлетворяет критерию новизны, но не квалифицируется по параметру изобретательского уровня. Новая информация и будет тем ноу-хау, с которым может легально ознакомиться любое третье лицо.¹²

Несмотря на всю спорность  механизма установления объема гарантий заявителя на период после публикации заявки до выдачи патента, практически  все страны, где применяется институт временной правовой охраны, идут по пути предоставления ограниченной охраны. Такой путь избран и российским законодателем.

В отличие от ранее  действовавших правил о временной  правовой охране, содержавшихся в  ст. 22 Патентного закона РФ, нормы Гражданского кодекса РФ не содержат указания на распространение указанного института по отношению к полезным моделям и промышленным образцам. Такое решение законодателя следует приветствовать, поскольку временная правовая охрана имманентна отсроченной системе экспертизы заявок и за ее рамками не имеет смысла. Заявки на полезные модели и промышленные образцы, как известно, проходят квалификационные процедуры соответственно по явочной и простой проверочной системам оценки заявленных предложений.¹³