Рынок Республики Беларусь и товарный знак

Что необходимо предпринять при международной регистрации товарного знака.

 

В Республике Беларусь существует еще одна возможность защитить свое обозначение в качестве товарного знака. Это — международная регистрация товарного знака в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков (далее Мадридское соглашение) и/или Протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (далее Протокол).

Республика Беларусь является участницей Мадридского соглашения о международной регистрации знаков и Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков.

Для того, чтобы получить международную регистрацию товарного знака, необходимо иметь зарегистрированный товарный знак (или поданную заявку на товарный знак в случае регистрации в соответствии с Протоколом) в какой либо стране, являющейся участницей Мадридского соглашения и/или Протокола. Затем следует подать через патентное ведомство указанной страны в Международное бюро интеллектуальной собственности (далее — Международное бюро) заявку на международную регистрацию товарного знака. В заявке необходимо указать Республику Беларусь в перечне стран, в которых испрашивается защита для международной регистрации. Если в течение года (в течение восемнадцати месяцев в случае регистрации в соответствии с Протоколом) в Международное бюро из НЦИС не поступит отказа в предоставлении защиты на территории Республики Беларусь международной регистрации товарного знака, то считается, что товарный знак, заявленный в качестве международной регистрации товарного знака, действует на территории Республики Беларусь, как если бы он был изначально зарегистрирован НЦИС.

Международная регистрация товарного знака, для которого испрашивается защита в Республике Беларусь, проходит в НЦИС экспертизу по абсолютным и относительным (иным) основаниям, и, в общем случае, к ней предъявляются такие же требования, что и к национальной регистрации.

За период с 1993. по 2002 г.г. по процедуре Мадридского соглашения в Республике Беларусь было зарегистрировано 41 649 товарных знаков (Годовой отчет, стр. 35).

В Республике Беларусь возможна регистрация коллективного знака.

Коллективным знаком является товарный знак объединения юридических лиц, предназначенный для обозначения выпускаемых и (или) реализуемых им товаров, обладающих едиными качественными или иными общими характеристиками.

К заявке на коллективный товарный знак обязательно должно быть приложено Положение о коллективном знаке, которое должно содержать следующие условия:

- наименование лица, уполномоченного  регистрировать коллективный знак;

- перечень лиц, имеющих право  на использование этого знака;

- цель его регистрации;

- перечень и единые качественные  или иные общие характеристики  товаров, которые будут обозначаться коллективным знаком, условия его использования; порядок контроля за его использованием;

- ответственность за нарушение  Положения о коллективном знаке.

Коллективный знак или заявка на его регистрацию могут быть преобразованы соответственно в товарный знак одного из лиц, имевших право на его использование в соответствии с Положением о коллективном знаке, либо в заявку на его регистрацию.

Коллективный знак и право на его использование не могут быть переданы другим лицам.

На практике зачастую коллективному знаку, который регистрируется в Республике Беларусь по процедуре Мадридского Соглашения и Протокола, отказывают в регистрации по причине отсутствия Положения о коллективном знаке или отказе заявителя оформить Положение в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

 

Например, коллективным знакам № 663779 и 663787, заявленным на регистрацию в Республике Беларусь в соответствии с Мадридским Соглашением, было отказано в защите в Республике Беларусь по причине не соответствия представленного Устава коллективного знака требованиям законодательства Республики Беларусь.

Признание товарного знака общеизвестным в Республике Беларусь.

Общеизвестным в Республике Беларусь товарным знаком является признанный таковым товарный знак, охраняемый на территории Республики Беларусь на основании государственной регистрации, либо товарный знак, охраняемый на территории Республики Беларусь без регистрации в силу международного договора Республики Беларусь.

Таким образом, общеизвестным может быть признан только зарегистрированный товарный знак (как по национальной процедуре, так и в силу международного договора, например Мадридского Соглашения или Протокола). Не зарегистрированное обозначение, даже если оно является известным в Республики Беларусь, не может быть признано в качестве общеизвестного товарного знака (в Российской Федерации может).

Общеизвестный в Республике Беларусь товарный знак защищается для всех товаров и услуг.

В Российской Федерации товарный знак защищается только для тех товаров и услуг, для которых был зарегистрирован товарный знак. Но в пункте 2 статьи 19 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров» (от 23.09.1992 г. № 3520-1; в ред. от 11.12.2002 г. № 166-ФЗ и с послед. Измен. От 24.12.2002 г. № 176-ФЗ) есть оговорка, что при признании общеизвестным товарным знаком уже зарегистрированного товарного знака правовая охрана такого общеизвестного товарного знака распространяется также и на товары, не однородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, при условии, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с правообладателем и может ущемить его законные интересы.

Положение о том, что общеизвестный товарный знак защищается для всех товаров и услуг, логически вытекает из понятия товарного знака, данного в Законе РБ (см. ниже), а именно товарный знак должен в первую очередь идентифицировать производителей товара или услуги. Поэтому общеизвестный товарный знак и будет в любом случае идентифицироваться со своим владельцем.

На текущую дату в перечне опубликованных общеизвестных товарных знаков Республики Беларусь значится один товарный знак «МИЛАВИЦА». Владелец знака — совместное предприятие   ЗАО «Милавица».

 

Например, решение Апелляционного совета о признании общеизвестным товарным знаком словесного обозначения «SMIRNOFF» было отменено решением судебной коллегии по патентным делам Верховного Суда Республики Беларусь. Судом было установлено, что сведения, на основании которых было вынесено решение о признании знака общеизвестным, не подтверждали факт известности именно на территории Республики Беларусь, а также на основании неправильного применения Апелляционным советом, норм, содержащихся в «Правилах признания товарного знака общеизвестным в Республике Беларусь».

 

Использование товарного знака.

 

Для того чтобы не утратить права на товарный знак он должен использоваться для товаров и услуг, указанных в регистрации.

Действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых пяти лет после даты его регистрации в Реестре на основании решения Верховного Суда Республики Беларусь, принятого по заявлению любого лица, поданному в период такого непрерывного неиспользования  (в Российской Федерации — три года).

То есть, мотивом подачи заявления о прекращении действия регистрации товарного знака может быть только неиспользование непрерывно в течение любых пяти лет после регистрации товарного знака в Реестре. Из этого следует, что если собственник по истечении, например четырех лет после регистрации в Реестре выпустил партию товара маркированного данным товарным знаком, то после прекращения использования начинает течь новый пятилетний срок.

Следует отметить, что пятилетний срок неиспользования отсчитывается с момента его регистрации в Реестре, для международной регистрации — с даты указания территориального расширения на Республику Беларусь.

Использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, или на их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора. Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Республики Беларусь, при наличии уважительных причин не использования товарного знака на товарах или на упаковке.

Таким образом, главное требование использования товарного знака — товарный знак должен быть использован с товаром или услугой, для которых он зарегистрирован. Часто для предотвращения потери права на товарный знак из-за неиспользования владельцы выдают лицензии на него или даже уступают все права или часть прав, и указывают, что такие действия являются фактическим использованием товарного знака или приготовлением к использованию. Но, если в качестве приготовления к использованию, такие действия и могут быть признаны, то в качестве использования — нет. Так как  заключение лицензионного договора не является использованием, оно лишь дает возможность лицензиату в будущем использовать товарный знак.

В настоящий момент во многих странах идет борьба с такими действиями. Например,  во Франции сложилась достаточная судебная практика, которая не позволяет продлевать пятилетний срок неиспользования при уступке знака. Судьи исходят из того, что правопреемник не может иметь больше прав, чем его правопредшественник, так как новый владелец приобретает знак в том состоянии, в котором он находится, то есть с обременением и рисками, которые содержит приобретенный знак. По отношению к новым заявкам суды идут по пути исключения их из Реестра.

Существуют особенности подачи заявлений о досрочном прекращении действия товарного знака за неиспользование, которые сложились с учетом практики рассмотрения данных дел судебной коллегией по патентным делам Верховного Суда Республики Беларусь.

Например, фирма «А» заявила исковые требования о частичном досрочном прекращении действия на территории Республики Беларусь международных регистраций, принадлежащих другой фирме «B» и зарегистрированных в отношении товаров и услуг 09, 14, 16, 18, 20, 27, 28, 34, 35 и 42-го классов. В иске фирма «А» указала, что данные товарные знаки не используются в течении пяти лет. Судом было установлено, что ответчик действительно не использовал все шесть знаков в отношении всех заявленных товаров и услуг, а также то, что не было представлено доказательств неиспользования товарных знаков по уважительным причинам.   Однако в решении судебной коллегии по патентным делам Верховного Суда Республики Беларусь было указано, что истец, заявивший требования о досрочном, полном или частичном прекращении на территории Республики Беларусь действия международной регистрации товарного знака, должен доказать суду наличие правового интереса в разрешении спора в его пользу. На основании этого иск был удовлетворён частично и только для тех товаров, в отношении которых существовала запись в торговом реестре о соответствующих видах деятельности. (Извлечение из данного дела опубликовано в «Судовы веснiк», 2002 г., N 1, стр.45). Данное решение вызывает много вопросов, однако прецедент был создан.

 

В белорусском законодательстве нет специальной нормы, которая разделяла бы использование товарного знака на территории Республики Беларусь или за ее пределами для сохранения прав на товарный знак. Поэтому, при производстве какой либо продукции (с нанесением на нее товарного знака) исключительно на экспорт, фактически происходит использование товарного знака.

Каких бы то ни было условий использования не установлено. Фактически нужно просто использовать товарный знак хоть один раз.

Особенности использования коллективного знака.

 

Коллективный знак должен использоваться только на товарах, обладающих едиными качествами или иными общими характеристиками. Если данное условие выполнено не будет, то его действие может быть прекращено досрочно (полностью или частично) по решению Верховного Суда на основании заявления заинтересованного лица.

К заявке на коллективный знак прилагается Положение о коллективном товарном знаке, в котором определены условия его использования. Но общего критерия использования, которого следовало бы придерживаться при составлении Положения, нет. Исходя из логики закона, предоставляющего возможность преобразования коллективного знака в товарный знак, можно сделать вывод, что при рассмотрении вопросов использования коллективного знака будут применяться те же условия, что и к товарному знаку. Однако коллективный знак обременен специфической особенностью, а именно: коллективный товарный знак регистрируется для использования несколькими лицами одновременно. В данном случае возникает вопрос, который не урегулирован. Например, если коллективный знак зарегистрирован для пяти организаций, а использовала его в течение пяти лет только одна организация, то может ли быть аннулирован этот коллективный знак?

Передача (уступка) имущественных прав на товарный знак и предоставление разрешения на использование товарного знака (лицензия).

С 1993 на начало 2003 года НЦИС зарегистрировало 662 договора уступки имущественных прав на товарный знак, а также 211 лицензионных договоров, предоставляющих право использовать товарные знаки (Годовой отчет, стр. 40).

Передача (уступка) имущественных прав на товарный знак.

Право на товарный знак может быть уступлено владельцем товарного знака по договору юридическому или физическому лицу в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован этот товарный знак. В случае уступки, права на товарный знак переходят к новому владельцу полностью и окончательно. Старый владелец никакими правами на товарный знак больше располагать не будет.

При заключении договора уступки прав на товарный знак необходимо соблюдать следующие условия:

- уступка права на товарный  знак не допускается, если она  может явиться причиной введения  в заблуждение потребителя относительно  товара или его изготовителя;