Лицензионный договор

При всей традиционности данной классификации и закреплении  ее в законе практически не уделяется  внимания критерию, по которому проводится деление лицензий на исключительные и неисключительные. А между тем, установление такого критерия чрезвычайно  важно для уяснения сущности лицензионных договоров. Ведь основная проблема любой  классификации состоит в выборе того единственного основания, которое  должно быть положено в основу деления.

Исходя из того, что простая (неисключительная) лицензия предполагает предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам, а исключительная лицензия - предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (п. 1 ст. 1236 ГК РФ), можно установить, что критерием классификации, предложенной законодателем является условие сохранения или не сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.

Нельзя согласиться с  теми авторами, которые указывают  на объём предоставляемых прав как  критерий деления лицензионных договоров  на исключительные и неисключительные — это чрезвычайно общая характеристика, не отражающая сути правомочий сторон договора.

Критерий классификации, избранный законодателем (сохранение или не сохранение за лицензиаром  права «выдачи лицензий другим лицам»), ввиду своей неточности способен порождать неверное толкование. Так, не предусмотрена возможность а) того, что лицензии другим лицам  уже выданы и б) использования  результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации самим  лицензиаром (при этом в экономическом  плане для лицензиата использование  результата интеллектуальной деятельности любым другим, кроме него, лицом  имеет одинаковые последствия; сам  лицензиар и третье лицо тождественны и являются для лицензиата конкурентами, особенно при условии совпадения территории осуществления экономической  деятельности.

Пленум Верховного Суда РФ и Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ в п. 14 Постановления от 26 марта 2009 N 5/29 разъясняет, что «по общему правилу лицензионный договор (независимо от вида такого договора) предполагает сохранение за лицензиаром права  самому использовать соответствующий  результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Вместе с тем договором об исключительной лицензии может быть специально предусмотрено, что такое право за лицензиаром  не сохраняется»⁸. Однако думается, что такой подход не вполне обоснован, т.к. теряется экономическая сущность исключительной лицензии — право монопольного использования исключительного права.

Следует констатировать, что  терминология ГК РФ во многом отлична  от терминологии, принятой в международных  документах, законодательстве иностранных  государств, а также доктрине гражданского права.

Глава 2.Характеристика лицензионного договора

1. Форма и условия лицензионного договора

Содержание любого гражданско-правового  договора составляют его условия. При  этом закон требует наличия в  договоре существенных условий, без  которых договор считается незаключённым (ст. 432 ГК РФ).

В пункте 6 ст. 1225 ГК РФ определены существенные условия всех лицензионных договоров:

1) предмет договора путём  указания на результат интеллектуальной  деятельности или на средство  индивидуализации, право использования  которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих  случаях номера и даты выдачи  документа, удостоверяющего исключительное  право на такой результат или  на такое средство (патент, свидетельство);

2) способы использования  результата интеллектуальной деятельности  или средства индивидуализации.

Примечательно, что не все  специалисты согласны с позицией законодателя, в которой прямо  разграничиваются два условия (о  предмете и о способе его использования).

К предмету лицензионного  договора относят сразу три элемента: описание результата интеллектуальной деятельности (средства индивидуализации), номер и дата выдачи удостоверяющего  документа, а также способы использования..., т.е. имущественные права, названные  в договоре, подлежащие передаче лицензиату. Данная позиция, однако, не отличается новизной, а является лишь следствием перестановки изначальных элементов, составляющих существенные условия.

Существенные условия  лицензионного договора.

Предмет договора в виде указания на охраняемый объект. Как правило, современные российские специалисты в области гражданского права считают понятия «объект договора» и «предмет договора» синонимами. Так, подразумевают под предметом всякого гражданско-правового договора действия, которые должен совершить должник, и объект, на который эти действия направлены. Выделяют в договоре юридический объект — действия, и материальный объект — вещь или иное благо, на которое направлено поведение.

Предметом авторского договора являются те имущественные права, которые  создатель произведения или заменяющее его лицо переуступает пользователю.

Таким образом, понятия «объект» и «предмет» лицензионного договора оказываются «настолько тесно взаимосвязаны, что всегда должны рассматриваться  в неразрывном единстве»

Наконец, действия сторон, направленные на предоставление права использования  объекта лицензионного договора следует относить к реализации договора, но никак не к его условиям.

При заключении лицензионных договоров нужно иметь в виду следующие моменты.

Во-первых, необходимо обратить внимание, что сам результат интеллектуальной деятельности не является предметом, а  используется только для указания на конкретное право использования.

Во-вторых, один и тот же объект исключительных прав может быть выражен в разных формах: например, фонограмма - в виде аналоговой или  цифровой записи, файла в том или  ином формате с теми или иными  характеристиками воспроизведения.

Способы использования результата интеллектуальной деятельности. Отнесение данного условия к числу существенных обусловлено правилом, согласно которому права, не указанные в лицензионном договоре, не считаются предоставленными лицензиату. Таким образом, договор, не содержащий условий о способах использования результата интеллектуальной деятельности, не предоставляет лицензиату никаких прав.

Так же в качестве существенного  условия лицензионного договора, как и любого прочего, следует  признать стороны договора. Сторонами лицензионного договора являются: лицензиар - обладатель исключительного права, который предоставляет другой стороне договора право использования охраняемого объекта, и лицензиат — сторона, которой предоставляется право использования. И лицензиаром, и лицензиатом, по общему правилу, могут выступать как граждане, так и юридические лица.

При этом, несмотря на то, что  закон не устанавливает каких-либо возрастных ограничений для признания  лица автором, права автора, в т.ч. числе и заключение договоров, физическое лицо может осуществлять только по достижении 14-летнего возраста (в  соответствии с п. 2 ст. 26 ГК РФ).

Кроме того, в отношении  секретных изобретений могут  быть установлены определенные ограничения  на использование. В данном случае речь идёт Законе РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-1 «О государственной  тайне». Так, согласно ст. 27 указанного Закона допуск организаций к проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную  тайну, осуществляется путем получения  ими в порядке, устанавливаемом  Правительством РФ, лицензии на проведение работ со сведениями соответствующей  степени секретности.

До вступления в силу части  четвёртое ГК РФ в науке существовала дискуссия о возможности безвозмездного распоряжения исключительными правами. И. Тулубьева, в частности, придерживалась мнения, что «в п. 1 ст. 31 Закона (об авторском  праве...) перечислены существенные условия авторского договора, в числе  которых размер вознаграждения и (или) порядок определения размера  вознаграждения за каждый способ использования  произведения, порядок и сроки  его выплаты. Таким образом, законодатель чётко определил, что... вознаграждение должно выплачиваться... Авторский договор  является возмездной сделкой». Более  того, безвозмездные авторские договоры противоречили, по её мнению и правовой доктрине, поскольку они «уводят  расчеты по таким договорам в  теневой сектор экономики».

Одним из условий лицензионного  договора может выступать обязанность лицензиата использовать предоставляемые исключительные права. Например, по издательскому лицензионному договору лицензиат «обязан начать использование произведения не позднее срока, установленного в договоре. При неисполнении этой обязанности лицензиар вправе отказаться от договора без возмещения лицензиату причиненных таким отказом убытков» (п. 1 ст. 1287 ГК РФ).

Очевидно, что принудительные лицензии также должны содержать  условия об обязательном использовании  исключительных прав.

Элементы лицензионного  договора могут включаться в другие гражданско-правовые договоры (на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских  и технологических работ, подряда, о создании акционерного общества и  другое)^.

2. Порядок заключения и исполнения лицензионного договора

К лицензионным договорам  применяются общие положения  об обязательствах и договорах, а  также иные общие положения ГК РФ и специальные нормы об интеллектуальной собственности. В этой многоуровневой системе норм существует правило, согласно которому общая норма действует  только в случае, если она не отменена или не изменена специальной нормой.

Условия и порядок заключения лицензионных договоров. Общие правила заключения лицензионных договоров содержатся в ст. 1235 ГК РФ.

Лицензионный договор  заключается в письменной форме  и подлежит государственной регистрации  в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит государственной регистрации. Несоблюдение письменной формы или  требования о государственной регистрации  влечет за собой недействительность лицензионного договора.

Лицензионный договор, помимо общего порядка заключения гражданско-правовых договоров, предусматривающего акцепт оферты, адресованной одному или нескольким конкретным лицам, может быть заключен с использованием приглашения делать оферту (открытая лицензия) и путем  акцепта публичной оферты (в отношении  программ для ЭВМ и баз данных).

На практике существует множество  различных схем (моделей) заключения лицензионного договора в рамках рассмотренных нами выше форм.

Широкое распространение  получила практика распространения  объектов интеллектуальной собственности  через представителей: дистрибьюторов, дилеров, Интернет-сайты, операторов сотовой  связи, телемагазины и т.д. При этом не всегда посредники являются лицензиатами с правом выдачи сублицензий непосредственным пользователям; наоборот, правообладатель  зачастую заинтересован в заключении договора между ним и пользователем. Это позволяет более эффективно осуществлять техническую поддержку, иное сопровождение программного продукта, а также осуществлять контроль за пользователями исключительных прав.

2.3. Рыночные механизмы распространения компьютерных программ:

1. Продажа материальных  носителей (по схеме «правообладатель - дистрибьютор — пользователь»). При этом право использования  программы предоставляется правомерному  владельцу материального носителя, а лицензионный договор заключается  напрямую между правообладателем  и конечным пользователем (посредством  обёрточной лицензии). В соответствии  с п. 38.2 совместного постановления  Пленумов Верховного Суда РФ  и Высшего Арбитражного Суда  РФ от 26 марта 2009 года, лицо, приобретшее  экземпляр программы для ЭВМ  или базы данных не для самостоятельного  пользования, а для перепродажи  его третьим лицам, не является  субъектом отношений, предусмотренных  п. 3 ст. 1286 ГК РФ.

2. Использование технических  средств защиты объектов смежных  прав (ст. 1309 ГК РФ): т.н. «электронных  ключей», «электронных лицензий»  и т.д. Применяется при распространении  программ через общедоступные  сети (например, Интернет) таким образом,  что собственно копия программы  свободна для скачивания неограниченным  кругом пользователей; но возможность  использования программы возникает  только после активации программного  обеспечения посредством введения  пароля или применения электронного  ключа — уникальной совокупности  данных в электронно-цифровой  форме. Ключи могут распространяться  правообладателем и иными лицами (региональные дистрибьюторы, Интернет-магазины  и т.д.).