Лицензионные договоры и их значение в современных условиях

- договор составлен в  отношении зарегистрированных изобретения, полезной модели, промышленного  образца, товарного знака, знака  обслуживания, а также товарного  знака, знака обслуживания, охраняемых  на территории РФ в соответствии  с международными договорами  Российской Федерации, наименования  места происхождения товара, топологии  интегральной микросхемы, программы  для ЭВМ, базы данных, правовая  охрана которых не прекращена  или не признана недействительной  в установленном порядке;

- в тексте договора  указаны сведения о правообладателе (патентообладателе), предмете договора (номер патента, свидетельства, объем правовой охраны, срок действия исключительного права) или сторонах по договору и соответствуют сведениям, имеющимся в Государственном реестре изобретений, Государственном реестре полезных моделей, Государственном реестре промышленных образцов, Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания, Государственном реестре наименований мест происхождения товаров, Реестре топологий интегральных микросхем, Реестре программ для ЭВМ, Реестре баз данных;

- в договоре не содержится  внутренних противоречий;

- права, являющиеся предметом  договора, не выходят за пределы  имеющихся у стороны договора  прав.

Лицензионный договор заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит государственной регистрации. Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет за собой недействительность лицензионного договора. Документы, необходимые для регистрации лицензионного договора подаются в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) туда необходимо направить:

- заявление о государственной  регистрации;

- договор в двух экземплярах;

- документ, подтверждающий  уплату пошлины в установленном  размере;

- копию договора (незаверенную).

Заявление о государственной регистрации заполняется по форме, которая содержится в приложении 5 к Административному регламенту исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации. Заявление составляется и подписывается любой из сторон договора.

Далее необходимо представить договор. Направляется оригинал договора в двух экземплярах. Каждый экземпляр должен быть прошит, страницы пронумерованы, скреплен подписями и печатями. (В случае, если заявление состоит более, чем из одного листа, оно также должно быть прошито, пронумеровано, скреплено подписями и печатями.)

За регистрацию лицензионного договора взимается государственная пошлина. Размеры государственных пошлин установлены в приложении к Положению о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами. В настоящее время за регистрацию лицензионного договора уплачивается пошлина для резидентов в размере 1 200 плюс 600 руб. за каждый патент, свидетельство свыше одного. В платежном поручении в графе "Назначение платежа" должно быть обязательно указано: "За регистрацию лицензионного договора, патенты/свидетельства NN...", и даны номера всех патентов, свидетельств, поименованных в договоре.

Данное требование является обязательным для исполнения. В противном случае платеж может быть не засчитан.

Кроме того, требуется приложить незаверенную копию договора. Вместо этого можно просто приложить третий экземпляр договора.

Для государственной регистрации представляются подлинники указанных документов или их нотариально удостоверенные копии, не имеющие подчисток и (или) приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений. Как уже упоминалось, если документ состоит более чем из одного листа, они должны быть прошиты и пронумерованы.

Соответствующие документы должны иметь подписи сторон или определенных законодательством РФ должностных лиц. Наименования юридических лиц должны быть указаны в представляемых документах без сокращения и с указанием их местонахождения. Фамилии, имена и отчества физических лиц и их адреса должны быть указаны полностью.

В случае, если документы представлены на иностранном языке, к ним прилагается заверенный в нотариальном порядке перевод на русский язык.

При ведении дел через представителя необходима доверенность, удостоверяющая его полномочия.

Все документы направляют по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Далее документы рассматриваются в течение срока, не превышающего двух месяцев со дня поступления документов. В случае удовлетворения заявления о регистрации сведения вносятся в соответствующие реестры, и по указанному адресу для переписки зарегистрированные договоры направляются заявителю. После получения документов в Роспатенте могут возникнуть какие-либо вопросы. В этом случае заявителю направляется запрос с требованием предоставить дополнительную информацию. В таком случае срок рассмотрения документов увеличивается.

В случае отказа в государственной регистрации договора, изменения либо расторжения зарегистрированного договора и/или перехода исключительного права без договора лицо, подавшее заявление о государственной регистрации, уведомляется об этом с указанием причины отказа..

3.Виды лицензионных  договоров.

Простая (неисключительная)лицензия

Выдача простой (неисключительной) лицензии не влечет никаких ограничений для правообладателя в части осуществления и распоряжения исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности. В случае выдачи простой (неисключительной) лицензии лицензиар сохраняет за собой право выдавать третьим лицам лицензии, предмет которых полностью или частично совпадает с предметом ранее выданных простых (неисключительных) лицензий, в том числе по критерию объекта, способа, территории и срока использования результата. Лицензиар также вправе сам осуществлять исключительное право на лицензируемый результат, в том числе путем его использования теми же способами и на той же территории, что и лицензиат.

В Гражданском кодексе РФ установлена презумпция того, что лицензионный договор признается заключенным на условиях простой (неисключительной) лицензии, если иное не предусмотрено условиями договора (п. 2 ст. 1236 ГК РФ)

Упомянутая в подп. 1 п. 1 ст. 1236 простая (неисключительная) лицензия позволяет:

а) лицензиату использовать результат интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в пределах, предусмотренных в лицензионным договором;

б) лицензиару предоставлять на указанный результат лицензии другим лицам (заключив с ними отдельные лицензионные договоры). При этом такие лицензионные договоры могут по условиям быть такими же, как и лицензионные договоры, заключенный с первым лицензиатом, но могут и отличаться (предусматривая условия, которых в лицензионном договоре, заключенного с первым лицензиатом, нет). Предоставление неисключительной лицензии означает, что:

лицензиар может предоставлять другим лицам и неограниченное количество лицензий (если иное не предусмотрено в лицензионным договором);

все последующие лицензии могут быть только неисключительными;

Исключительная лицензия

Исключительная лицензия может быть выдана только по воле правообладателя на основании договора (лицензионного или смешанного с элементами лицензионного). Простая (неисключительная) лицензия, напротив, может быть как добровольной, так и принудительной10.

Исключительная лицензия ограничивает право лицензиара распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности посредством выдачи последующих добровольных договорных лицензий, которые по своему предмету (объекту, способу, территории и периоду времени использования результата интеллектуальной деятельности) полностью или частично совпадают с предметом ранее выданной исключительной лицензии. В период действия лицензионного договора на условиях исключительной лицензии лицензиар не вправе заключать последующие лицензионные договоры и любые смешанные договоры с элементами лицензионного, если их условия затрагивают интересы лицензиата, охраняемые договором на условиях исключительной лицензии.

Важно отметить, что формальная монополия лицензиата на использование результата интеллектуальной деятельности, основанная на исключительной лицензии, не является абсолютной. На практике наряду с лицензиатом, имеющим исключительную лицензию, лицензированный результат может использоваться теми же способами и на той же территории, которые определены в лицензионном договоре, одновременно еще несколькими категориями субъектов, но на условиях простой (неисключительной) лицензии. Во-первых, продолжают действовать все ранее выданные договорные и недоговорные простые (неисключительные) лицензии. Во-вторых, закон наделил определенные категории субъектов, не являющихся правообладателями, правом использования результата на условиях простой (неисключительной) лицензии. Такие права возникают у субъектов в отношении результатов, созданных по заказу (п. 2, 3 ст. 1296, п. 2, 3 ст. 1372, п. 2, 3 ст. 1431, п. 2, 3 ст. 1463 ГК), по договору (п. 1, 2 ст. 1297, абз. 2 п. 1, п. 2 ст. 1371, абз. 2 п. 1, п. 2 ст. 1462 ГК), в отношении служебных результатов (п. 3 ст. 1295, п. 4 ст. 1370, п. 4 ст. 1430 ГК). В-третьих, при определенных обстоятельствах закон возлагает на правообладателя обязанность выдать безвозмездную простую (неисключительную) лицензию: по требованию государственного (муниципального) заказчика в отношении результатов, созданных по государственному (муниципальному) контракту (п. 3 ст. 1298, ст. 1464, п. 4 ст. 1373); по указанию лица, осуществляющего от имени Российской Федерации распоряжение правом на единую технологию, в отношении единой технологии (п. 4 ч. 2 ст. 10 ФЗ "О передаче прав на единые технологии"); по требованию работодателя в отношении служебных результатов (п. 5 ст. 1370, п. 6 ст. 1430, п. 5 ст. 1461 ГК). Таким образом, запрет на выдачу последующих лицензий третьим лицам, установленный подп. 2 п. 1 ст. 1236 ГК, не препятствует выдаче принудительных лицензий в силу императивных указаний в законе. Во избежание негативных последствий стороны лицензионного договора могут включить условие о том, что факт выдачи принудительной лицензии является существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, и является основанием для его изменения или расторжения, если иное не следует из его существа (абз. 1 п. 1 ст. 451 ГК)11.

Следует отметить, что положения ст. 1236 Гражданского кодекса РФ оставляют без прямого ответа вопрос о том, вправе ли лицензиар в случае исключительной лицензии пользоваться результатом интеллектуальной деятельности в тех же пределах и теми же способами, которые установлены лицензионным договором. В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 1 ГК гражданские права и обязанности могут быть ограничены нормами ГК или федеральных законов. Принимая ко внимание буквальное содержание подп. 2 п. 1 ст. 1236 ГК, следует вывод о том, что заключение лицензионного договора на условиях исключительной лицензии не влечет ограничение права лицензиара самому использовать результат на тех же условиях и в тех же пределах, что определены лицензионным договором, поскольку это прямо не указано в законе. Данный вывод подтверждается сравнительным анализом нормы подп. 2 п. 1 ст. 1236 ГК с нормой абз. 2 п. 1 ст. 13 Патентного закона. В п. 2 ст. 13 Патентного закона было прямо установлено, что при исключительной лицензии за лицензиаром сохранялось право на использование лицензированного результата только в части, не переданной лицензиату. Однако законодатель не использовал такое решение в подп. 2 п. 1 ст. 1236 ГК. Таким образом, за лицензиаром сохраняется право самому использовать результат, в том числе способами и на территории, определенными в лицензионном договоре. Данное решение не ново для российского права. Тем не менее, стороны договора не лишены возможности, основываясь на принципе свободы договора (ст. 421 ГК), включить в лицензионный договор на условиях исключительной лицензии положение о том, что на срок действия лицензионного договора за лицензиаром сохраняется право использования результата только в части, не переданной лицензиату.

Ограничение права лицензиара самому использовать результат интеллектуальной деятельности в пределах, установленных лицензионным договором, характерно для полной лицензии. В Гражданском кодексе РФ не предусмотрено заключение лицензионного договора на условиях полной лицензии, хотя такой вид лицензионного договора известен правопорядку ряда стран, например, США и Казахстана12. В случае полной лицензии лицензиар в течение срока действия лицензионного договора не вправе выдавать лицензии аналогичного содержания другим лицам и не вправе сам использовать результат на условиях, установленных договором, и никто, кроме лицензиата, не вправе в течение срока действия лицензионного договора использовать результат теми способами и на тех условиях, которые определены в лицензионном договоре13. В таком случае, исключительное право на результат, принадлежащее лицензиару, в том объеме, который определен в лицензионном договоре, как бы "приостанавливается" на срок действия лицензионного договора. С момента прекращения лицензионного договора исключительное право лицензиара "восстанавливается" полностью.

В п. 3 ст. 1236 ГК отражен принцип делимости права использования результата интеллектуальной деятельности по критерию способа его использования, в силу которого лицензионный договор может быть заключен на условиях смешанной лицензии. Если по лицензионному договору предоставляется право использования результата несколькими способами, то в отношении каждого такого способа стороны лицензионного договора вправе определить разный лицензионный режим. Ничто не препятствует лицензиару и лицензиату в одном лицензионном договоре согласовать использование результата одним и тем же способом, но в разные временные периоды, на условиях исключительной и неисключительной лицензии. Например, указать в лицензионном договоре, что право на воспроизведение литературного произведения на территории РФ в форме звукозаписи передается лицензиату на срок пять лет, из которых в течение первых трех лет такое право передается на условиях исключительной лицензии, а, начиная с четвертого года - на условиях простой лицензии.

В случае предоставления исключительной лицензии (упомянутой в подп. 2 п. 1 ст. 1236):

а) лишает права лицензиара предоставлять лицензии другим лицам;

б) не лишает права лицензиата (если иное не предусмотрено в самом ЛД) заключать сублицензионные договоры.

Применяя правила п. 2 и 3 ст. 1236, нужно обратить внимание на следующее:

1. по общему правилу лицензия всегда предполагается простой (т.е. неисключительной). О том, что лицензия исключительная, необходимо прямо указывать в лицензионном договоре (в противном случае считается, что лицензия неисключительная).
2. в одном лицензионном договоре могут содержаться условия (одновременно!):
• о различных способах использования результата интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации (при условии, что лицензия неисключительная);
• предусматривающие, что лицензиат по такому лицензионному договору получает неисключительные лицензии по каждому из этих видов (способов) использования результата интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.