Лицензионный договр

Реферат

  «Лицензионный договор».

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР

Лицензионный договор – гражданско-правовой договор, в силу которого патентообладатель (лицензиар) передает право на использование охраняемого изобретения, полезной модели или промышленного образца в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и (или) осуществлять другие действия, предусмотренные договором.  
В отличие от договора об уступке патента, в рамках лицензионных договоров происходит не полная, а частичная передача исключительных прав патентообладателя. 

Существенным условием договора является его предмет – предоставление права на использование запатентованного объекта. Предмет должен быть сформулирован таким образом, чтобы определить объем передаваемых прав. Договором может быть предусмотрено право лицензиара заключать сублицензионные договоры.  
Цена договора не является существенным условием.  
Выделяют две основные формы платежей: единовременные и периодические денежные суммы. Допускается и сочетание различных форм внесения платежей.  
Вместо или вместе с внесением платежей на лицензиара может быть возложена обязанность по поддержанию патента в силе (уплате патентных пошлин) и другие обязанности имущественного или неимущественного характера. Закон ничего не говорит о сроке лицензионного договора. Лицензионный договор может быть заключен без указания срока действия, т.е. на период действия патента либо с указанием срока действия. Таким образом, можно сделать вывод, что лицензионный договор всегда носит срочный характер [1].  
Форма договора и его регистрация  
К форме лицензионного договора предъявляются требования, аналогичные требованиям к форме договора об уступке патента. Лицензионный договор также подлежит регистрации в Роспатенте под страхом недействительности.  
Такие же требования предъявляются и к договорам, вытекающим из лицензионного договора, к дополнительным соглашениям к нему [4]. 

Виды лицензионных договоров  
В зависимости от предмета лицензии лицензионные договоры подразделяются на:  
- лицензионные договоры на изобретения;  
- лицензионные договоры на полезные модели;  
- лицензионные договоры на промышленные образцы;  
- лицензионные договоры на селекционные достижения;  
- лицензионные договоры на топологии интегральных микросхем;  
- лицензионные договоры на товарные знаки;  
- лицензионные договоры на ноу-хау.  
В зависимости от вида лицензии лицензионные договоры подразделяются на:  
- лицензионные договоры на "чистые" лицензии;  
- лицензионные договоры на сопутствующие лицензии;  
- лицензионные договоры на возвратные лицензии;  
- лицензионные договоры на перекрестные лицензии;  
- лицензионные договоры на принудительные лицензии;  
- лицензионные договоры на открытые лицензии;  
- лицензионные договоры на обязательные лицензии;  
- лицензионные договоры на сублицензии.  
Лицензия считается "чистой", если права на использование объектов промышленной собственности, селекционного достижения, топологии интегральной микросхемы или ноу-хау предоставляются в рамках самостоятельного лицензионного договора, а не в составе других торговых сделок.  
Сопутствующие лицензии предусматривают передачу прав на использование объектов промышленной собственности, селекционного достижения, топологии интегральной микросхемы или ноу-хау в лицензионной форме в составе других коммерческих сделок.  
Возвратная лицензия предоставляет лицензиару право на использование объекта техники или технологии, разработанных лицензиатом на основе знаний, первоначально полученных им по основному лицензионному договору. Обязательства в отношении возвратных лицензий обычно вытекают из статьи "Технические усовершенствования и новые патенты", включаемой в типовые лицензионные договоры.  
Перекрестная лицензия (кросс-лицензия) означает взаимное предоставление патентных прав различными патентообладателями в тех случаях, когда они не могут осуществлять производственную или коммерческую деятельность, не нарушая патентных прав друг друга.  
Принудительная лицензия - это разрешение, выдаваемое компетентным государственным органом заинтересованному лицу на использование запатентованного изобретения, полезной модели, промышленного образца или селекционного достижения в случае длительного неиспользования или недостаточного использования патентообладателем своей разработки, а также отказа в продаже лицензий.  
Этими же органами определяются условия использования патента и размер лицензионного вознаграждения, которое должно быть не ниже рыночной цены лицензии. 
Открытая лицензия означает предоставление права на использование объекта промышленной собственности или селекционного достижения на основании официального заявления патентообладателя соответственно в патентное ведомство или Госкомиссию по испытанию и охране селекционных достижений о готовности продать лицензию любому заинтересованному лицу. Патентообладатель не может отозвать свое заявление о предоставлении права на открытую лицензию. Заявивший в патентное ведомство или Госкомиссию о предоставлении открытой лицензии патентообладатель уплачивает пошлину за поддержание патента в силе в размере 50% ее годовой стоимости.  
Обязательная лицензия - это разрешение на использование объекта промышленной собственности, выдаваемое без согласия патентообладателя по решению Правительства.  
Сублицензия - это право, предоставляемое лицензиатом на использование объекта промышленной собственности или селекционного достижения третьим лицам при согласии лицензиара и на условиях, которые должны быть оговорены в основном лицензионном договоре между лицензиаром и лицензиатом.  
В зависимости от объема передаваемых прав лицензионные договоры подразделяются на:  
- лицензионные договоры на передачу неисключительной (простой) лицензии;  
- лицензионные договоры на передачу исключительной лицензии;  
- лицензионные договоры на передачу полной лицензии;  
- лицензионные договоры на продажу патента. Неисключительная (простая) лицензия дает лицензиату право на согласованных условиях, территории и в течение установленного срока использовать определенный предмет лицензии при одновременном сохранении за лицензиаром на этой же территории права использовать этот же предмет лицензии, а также предоставлять на него лицензии другим лицам.  
Исключительная лицензия дает лицензиату право на согласованных условиях, территории и в течение установленного срока использовать предмет лицензии на монопольных началах. При этом на данной территории и в течение этого срока лицензиар не вправе использовать предмет лицензии, а также предоставлять лицензии другим лицам.  
Полная лицензия предоставляется лишь на объекты промышленной собственности и селекционные достижения и дает лицензиату все права на использование патента без ограничения территории и на весь срок его действия. Этим она отличается от исключительной лицензии, которая может предоставляться также на ноу-хау и содержать ограничения в отношении срока, территории и области применения предоставленных прав. В отличие от продажи патента, которая означает смену патентообладателя с переходом к нему всех прав, вытекающих из патента, при продаже полной лицензии патентообладатель остается прежним.  
В зависимости от способа охраны объектов интеллектуальной собственности лицензионные договоры делятся на:  
- патентные лицензионные договоры;  
- беспатентные лицензионные договоры.  
К патентным относятся договоры, предусматривающие передачу прав на использование защищенных патентами и свидетельствами изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, товарных знаков. В рамках беспатентных лицензионных договоров осуществляется передача прав на ноу-хау, включая неохраняемые технические решения, секреты производства, технические, коммерческие и производственно-экономические знания и опыт.  
В зависимости от статуса и отношений субъектов лицензионных сделок различают:  
- лицензионные договоры, заключаемые между юридически и финансово - независимыми между собой фирмами (межфирменные лицензионные договоры);  
- лицензионные договоры, заключаемые в рамках объединений родственных компаний (внутрифирменные лицензионные договоры). 

 Особенности лицензионных  договоров  
Лицензионный договор - консенсуальный, взаимный, возмездный.  
Сторонами лицензионного договора являются: лицензиар, лицензиат.  
Лицензиар - это лицо, передающее принадлежащее ему право на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, селекционное достижение, топологию интегральной микросхемы, ноу-хау. В качестве лицензиара может выступать:  
- патентообладатель;  
- владелец товарного знака;  
- автор топологии интегральной микросхемы;  
- владелец ноу-хау.  
Лицензиат - это лицо, приобретающее у другой стороны договора (лицензиара) право на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения, топологии интегральной микросхемы, товарного знака или ноу-хау в объеме, предусмотренном договором, и принимающее на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и осуществлять другие действия, предусмотренные договором.  
В некоторых лицензионных договорах в качестве лицензиара может выступать не собственник результатов интеллектуальной деятельности, а лицо, имеющее в надлежащем виде оформленное право на распоряжение этими результатами. Таковым, например, является посредник (агент, брокер, поверенный, комиссионер). В этом случае в договоре, как правило, в преамбуле, указывается, что соответствующие патенты, свидетельства или ноу-хау принадлежат патентообладателю (автору, владельцу). Дается его полное наименование и местонахождение, а также отмечается, что патентообладателем (автором, владельцем) предоставлено лицензиару право на ведение от своего имени переговоров о продаже лицензий и заключение соответствующих договоров.  
Нередко патентообладателями (обладателями свидетельств) выступают несколько авторов, являющихся физическими лицами. Поскольку в качестве лицензиара должно выступать только одно лицо, то в договоре (преамбуле) следует перечислить всех патентообладателей (обладателей свидетельств) и указать, что они предоставили одному из них право на ведение переговоров и заключение лицензионного договора от имени всех патентообладателей (обладателей свидетельств). В преамбуле указываются его фамилия, имя, отчество и паспортные данные.  
Существенные условия лицензионного договора: предмет договора; территория, на которой действует договор; срок действия договора; размер и порядок выплаты вознаграждения; другие условия, предусмотренные законом.*(6)  
Предметом лицензионного договора являются права на передаваемые:  
изобретения;  
- промышленные образцы;  
- полезные модели;  
- топологии интегральных микросхем;  
- селекционные достижения;  
- товарные знаки, знаки обслуживания;  
- ноу-хау.  
В договоре должны быть четко указаны предмет лицензии, объем прав и условия их передачи, виды и объемы технической и иной помощи, необходимой для использования объектов интеллектуальной собственности.  
Так, следует сформулировать положение о том, какого вида лицензия является предметом договора (неисключительная, исключительная или полная) и на что распространяются указанные права - на весь цикл производства, на использование и продажу предметов лицензии или лишь на отдельные операции. Следует также детально сформулировать, какого вида лицензия предоставляется на территории исключительного права, неисключительного права и в зоне экспорта, что и в каком объеме разрешается делать на этих территориях лицензиату, какие права или ограничения обязательны для лицензиара. Необходимо указать, какую техническую документацию лицензиар передает лицензиату, какую конкретно оказывает техническую помощь и какие образцы продукции, комплектующих деталей, материалов и специального оборудования поставляет. Оговаривается и возможность продажи лицензиатом сублицензий третьим лицам, а также необходимость предварительного согласования с лицензиаром их условий.  
Территория, на которой действует договор, - это перечень стран (регионов), на территории которых лицензиату предоставляется право на использование патентов, свидетельств или ноу-хау. В зависимости от объема предоставляемых по договору прав различают:  
- территорию исключительного права - перечень стран (регионов), где лицензиату предоставлены монопольные права на использование предмета лицензии;  
- территорию неисключительного права - перечень стран (регионов), где за лицензиаром сохраняются права на использование предмета лицензии и передачу их третьим лицам;  
- зону экспорта - перечень стран (регионов), на территории которых лицензиат вправе экспортировать продукцию по лицензии.  
Срок действия договора зависит от усмотрения сторон. При этом необходимо учитывать сроки действия патентов и свидетельств. Одновременно со сроком действия договора могут быть определены условия его вступления в силу, порядок продления или досрочного расторжения. В данном случае должны быть учтены законодательные акты, регулирующие этот порядок в странах лицензиара и лицензиата. В Российской Федерации вступление в силу внутренних лицензионных договоров определяется датой их регистрации в Роспатенте. В тех случаях, когда вступление договора в силу связано с необходимостью его одобрения компетентным государственным или иным органом, датой вступления договора в силу считается дата поступления письменного извещения о таком одобрении.  
Размер и порядок выплаты вознаграждения устанавливаются сторонами договора. Согласованное сторонами вознаграждение является компенсацией за предоставление прав на использование патентов, свидетельств и ноу-хау, передачу технической документации, знаний и опыта, оказание технической помощи и других зафиксированных в тексте лицензионного договора услуг, оказываемых лицензиаром, а также за поставки оборудования, образцов, комплектующих и сырья, если последние имеют место.  
Размер лицензионного вознаграждения должен не только компенсировать расходы лицензиара по предоставлению лицензии, но и обеспечить получение им оптимальной прибыли. Обычно используются три альтернативных варианта платежей:  
а) на базе процентных отчислений от стоимости реализованной лицензиатом продукции по лицензии (роялти);  
б) паушальный, т.е. единовременные или поэтапные платежи;  
в) комбинированный вариант, при котором определенная сумма выплачивается лицензиатом в виде единовременного платежа, а оставшаяся часть - как роялти.  
Техническая помощь, поставки оборудования, образцов, комплектующих изделий и т.п. могут оплачиваться отдельно. Поскольку цель лицензионного договора - обеспечить возможность практического использования конкретного технического решения, передаваемой технологии и других объектов интеллектуальной собственности, постольку важно, чтобы была соблюдена их патентная чистота, заключающаяся в том, что предмет договора может быть свободно использован без опасности нарушения действующих в стране патентов, принадлежащих третьим лицам.  
В договоре могут определяться:  
виды и объем технической помощи, связанной с освоением производства продукции по лицензии на предприятиях лицензиата;  
помощь лицензиара в обучении персонала лицензиата методам и приемам работы, относящимся к производству продукции по лицензии;  
командирование специалистов лицензиата на производственные участки, в лаборатории и на испытательные участки лицензиара для овладения соответствующим опытом работы.  
Форма договора - простая письменная. Подлежат государственной регистрации:  
- лицензионные договоры о передаче права на патентные изобретения;  
- лицензионные договоры о передаче права на полезные модели;  
- лицензионные договоры о передаче права на промышленные образцы;  
- лицензионные договоры о передаче исключительного права на топологию интегральной микросхемы;  
- лицензионные договоры о передаче права на использование охраняемой топологии интегральной микросхемы (по соглашению сторон);  
- лицензионные договоры о передаче права на товарные знаки.*(62)  
Все изменения, вносимые в указанные лицензионные договоры подлежат государственной регистрации.  
Содержание лицензионного договора  
Содержание лицензионного договора образуют права и обязанности лицензиара и лицензиата.  
Обязанности лицензиара:  
1. Предоставить лицензиату на срок действия договора лицензию на использование изобретений (других объектов).  
2. Воздержаться от использования и передачи третьим лицам прав, переданных по лицензионному договору лицензиату.  
3. Передать лицензиату всю необходимую техническую документацию.  
4. Устранить в кратчайшие сроки замечания лицензиата по переданной технической документации.  
5. Изготовить в случае необходимости техническую документацию применительно к техническим нормам и стандартам, принятым в соответствующей отрасли промышленности страны лицензиата.  
6. Оказать лицензиату техническую помощь в производстве продукции по лицензии и при необходимости поставить ему образцы продукции и материалов.  
7. Проинформировать лицензиата обо всех произведенных усовершенствованиях и улучшениях, касающихся изобретений (других объектов) и предложить их в первую очередь лицензиату.  
8. Гарантировать, что на момент вступления в силу договора лицензиару ничего неизвестно о правах третьих лиц, которые могли быть нарушены предоставлением лицензии.  
9. Гарантировать техническую осуществимость продукции по лицензии и достижение технических показателей, предусмотренных договором.  
10. Гарантировать комплектность, правильность и качественное изготовление технической документации и других материалов, передаваемых лицензиату.  
11. Командировать по просьбе лицензиата специалистов на предприятия лицензиата для обучения персонала методам и приемам работы, относящимся к производству продукции по лицензии.  
12. Поставить по просьбе лицензиата образцы продукции и материалов, необходимые для производства продукции по лицензии.  
13. Гарантировать сохранение конфиденциальности документации, информации, знаний и опыта, переданных лицензиату по договору.  
14. Принять меры к защите прав, переданных по договору лицензиату в случае неправомерного использования изобретений (других объектов) на территории действия лицензии.  
Права лицензиара:  
1. Требовать уплаты вознаграждения, предусмотренного договором.  
2. Разрешать по просьбе лицензиата продажу сублицензий.  
3. Проверять, в том числе с привлечением аудиторов, предоставленные лицензиатом бухгалтерские данные о произведенной, проданной, использованной продукции по лицензии.  
4. Требовать качественного изготовления продукции по лицензии.  
5. Требовать сохранения конфиденциальности информации, документации, знаний и опыта, переданных по договору лицензиату.  
6. Требовать выполнения лицензиатом других обязанностей по договору.  
 
Развитие рыночных отношений, более активное вовлечение объектов интеллектуальной собственности в экономический оборот делают лицензионный договор все более востребованным на практике. Однако как правовое явление лицензионный договор практически не изучен в отечественной цивилистике, а посвященные ему нормы законодательства требуют существенной доработки. Если говорить о переходе исключительных прав, то ст. 984 Гражданского кодекса Республики Беларусь устанавливает, что «к договору, предусматривающему предоставление исключительных прав в период его действия другому лицу на ограниченное время, применяются правила о лицензионном договоре». Таким образом, правовая конструкция лицензионного договора должна применяться в тех случаях, когда необходимо оформить передачу исключительных прав на определенный период времени, по истечении которого происходит их возврат первоначальному правообладателю. Определение лицензионного договора дано в ст. 985 ГК. Однако правила, установленные кодексом в отношении лицензионного договора, не стали универсальными, поскольку, согласно п. 3 ст. 984 ГК, нормы ст. 985 ГК о лицензионном договоре применимы лишь в тех случаях, когда «иное не предусмотрено законом». Данная оговорка имеет огромное практическое значение. Во-первых, это означает, что правила о лицензионном договоре в том виде, в котором они изложены в ст. 985 ГК, применяются тогда, когда вопрос о передаче прав по использованию того либо иного объекта права интеллектуальной собственности в законодательстве вообще не урегулирован. Во-вторых, в тех случаях, когда в отношении отдельных объектов права интеллектуальной собственности законодательными актами уже используется понятие лицензионного договора (или иного договора, предусматривающего предоставление исключительного права на определенный срок) и устанавливаются в отношении такого договора определенные правила, нормы ст. 985 ГК применяются только в той части и регулируют только те отношения, которые не урегулированы специальным законом. Таким образом, 2 можно говорить о том, что Гражданский кодекс не привел правила о лицензионном договоре к единому знаменателю; данное в ГК определение лицензионного договора не стало универсальным и применяется лишь постольку, поскольку это позволяют пробелы в специальных законах. Гражданский кодекс Республики Беларусь прямо называет два вида лицензионных договоров: 1) предусматривающего предоставление лицензиату права использования объекта с сохранением за лицензиаром права его использования и права выдачи лицензии другим лицам (неисключительная лицензия) и 2) предусматривающего предоставление лицензиату права использования объекта с сохранением за лицензиаром права его использования в части, не передаваемой лицензиату, но без права выдачи лицензии другим лицам (исключительная лицензия). Однако выделение в качестве основного отличительного признака исключительной лицензии невозможности для лицензиара выдавать лицензии третьим лицам не позволяет ответить на принципиально важный вопрос о том, получает ли лицензиат на основании выданной ему исключительной лицензии возможность запрещать третьим лицам аналогичное использование объекта интеллектуальной собственности и применять предусмотренные законом средства защиты в случае, если предоставленное по договору право будет нарушено третьими лицами. Из законодательного определения исключительной лицензии следует лишь обязательство лицензиара не выдавать лицензии другим лицам, что вполне допускает сохранение негативной составляющей исключительного права за лицензиаром, который в силу договорного обязательства не может передавать это право третьим лицам, но сохраняет за собой возможность осуществлять его самостоятельно, а также предпринимать действия по его защите. Такое понимание не соответствует общепринятому в международной практике, когда исключительная лицензия понимается как договор, предоставляющий лицензиату действующее против любого лица право исключения, которое состоит из монопольного права использования объекта, а также негативного права запрещения. Поэтому приведенное в Гражданском кодексе определение договора об исключительной лицензии требует существенной доработки. Вопрос о предмете лицензионного договора также требует особого рассмотрения. Согласно определению, данному в п. 3 ст. 984 3 ГК, предметом лицензионного договора является предоставление права, а по определению, данному в п. 1 ст. 985 ГК, – предоставление разрешения на использование объектов права интеллектуальной собственности. Однако если рассматривать лицензию только как разрешение другому лицу осуществлять определенные действия с одновременным отказом правообладателя от возможности осуществлять эти действия самостоятельно, то существо данного обязательства со стороны лицензиара будет заключаться в бездействии. Если же, напротив, рассматривать лицензию как передачу лицензиаром лицензиату позитивного права (т. е. права осуществлять определенные действия), то со стороны лицензиара будет недостаточно воздерживаться от каких-либо мер, направленных на пресечение использования лицензиатом объекта исключительных прав; лицензиар должен сделать все необходимое для обеспечения юридической возможности такого использования. Решение проблемы видится в четком определении предмета лицензионного договора именно как передачи права. С определением предмета лицензионного договора тесным образом связан вопрос об ответственности сторон в рамках договора. Если основной обязанностью лицензиара является предоставление права, то и ответственность лицензиара будет наступать за недостатки этого права. Недостатками права могут быть как его отсутствие (отсутствие патента или иного основания для возникновения права), досрочное прекращение права (признание патента (свидетельства) недействительным и т. п.), так и невозможность реализации права ввиду оспаривания его третьими лицами. В таких случаях лицензиат вправе ставить вопрос о возмещении всех понесенных им убытков.