Паушальный платеж и роялти

Вид заключаемого лицензионного  договора - первый вопрос, который должны решить стороны. Второй, и не менее  важный, - платежи и оценка общей  стоимости лицензии. Вне зависимости  от того, является ли лицензия патентной  или беспатентной /лицензия на ноу-хау/, мировая практика выработала два  вида лицензионных платежей.

Паушальный /единовременный/ платеж

Паушальный платеж, как правило,  является однократным платежом за право пользования интеллектуальной собственностью. В некоторых случаях паушальный платеж  может быть разделен на несколько платежей, которые будут внесены компанией, получившей право на использование интеллектуальной собственности. 

При заключении договора на использование интеллектуальной собственности  стороны сразу же договариваются о сумме паушального платежа, что может быть далеко не всегда выгодным для компании, приобретающей  интеллектуальную собственность.

Паушальный платеж наличествует в большинстве лицензионных соглашений не в качестве единственного вида платежа, а в качестве своеобразного  аванса, выплачиваемого лицензиару после  передачи документации. На паушальный платеж как правило приходится 10-20% от общей цены лицензии.

Роялти

Основным видом  платежей в мировой практике являются роялти - периодические отчисления, выплачиваемые в течение срока  действия договора, своеобразная форма  участия лицензиара в прибыли  лицензиата. Вопрос о размере процента отчислений /ставке роялти/ и о том, с чего должны взиматься эти отчисления /базе роялти/ - наиболее сложный в мировом лицензионном праве.

 Роялти может быть установлен исходя из реальной прибыли компании или же, исходя из определения предполагаемой прибыли лицензиата. Выплаты по роялти могут быть как процентными, так и фиксированными, что должно быть определено при заключении лицензионного соглашения. 

Компания, которая приобретает  лицензию, должна предварительно оценить  все затраты как на паушальный платеж, так и на роялти, так как  они могу быть очень значительными.

Вариантов выбора базы роялти может быть несколько: экономический  эффект, прибыль, объем реализации в  денежном выражении или натуральных  показателях, стоимость перерабатываемого  сырья и т.д. Можно с уверенностью утверждать, что в мировой практике наиболее широко используется в качестве базы роялти объем реализации продукции  в денежном выражении, то есть объем  продаж, как называют его в западной практике. Причем для того, чтобы  гарантировать лицензиару надежность и стабильность платежей, используется не фактическая продажная цена продукции, а средняя цена, действующая в  данный момент на данном товарном рынке. Для сырьевых товаров это биржевая котировка, для прочих - справочные индексы цен, периодически публикуемые  зарубежными конъюнктурными изданиями.

(Почему же редко в качестве базы роялти используется прибыль? Прибыль зависит от многих факторов. Снизить ее могут вроде бы "мелочи", например, такие, как неудачная рекламная кампания. Или неверно выбранный товарный знак. Скажем, провал товарного знака "ЭДСЕЛ" обошелся фирме Генри Форда в 250 млн. долларов. Кроме того, на прибыль влияют обоснованная ценовая политика, верно сегментированный рынок, правильный выбор каналов сбыта и т.д.

Именно поэтому продавец лицензии в мировой практике надежно  защищается от возможных маркетинговых  ошибок ее покупателя. Вариант расчета  исходя из прибыли гораздо более выгоден для покупателей. Владельцу патента выгодней в качестве базы роялти брать объем сбыта продукции или установить минимальный фиксированный платеж - конкретную сумму, отчисляемую с каждой единицы произведенной или проданной продукции. Не меньшее количество факторов влияет на ставку /процент/ роялти. Это прежде всего объем патентной охраны, качество составления формулы изобретения. Мировой опыт говорит , что наибольшие ставки роялти достигались при продаже лицензий на изобретения, надежно защищенные целым блоком патентов./до 30% ежегодных отчислений/. Напротив, лицензия на ноу-хау автоматически снижает ставку роялти, так как сохранить незапатентованную информацию крайне трудно, особенно, когда речь идет не о технологическом процессе, особенно химическом, а, например, о механическом устройстве. В последнем случае беспатентная лицензия, как правило, лишь дополняет патентную.)

На ставку роялти влияет вид  лицензионного договора. Естественно, самая дорогая - полная лицензия, а  также исключительная, а наиболее дешевая - простая, и сроки - чем больше срок, тем ниже ставка роялти.

Возможность контролировать выпуск продукции по лицензии также  влияет на ставку роялти. В тех случаях, когда контроль затруднен /химическое или фармацевтическое производство, изготовление комплектующих для  последующей сборки на стороне/ ставка автоматически повышается. Например, если для лицензий на машины и оборудование средняя ставка роялти составляет 5-7% от объема продаж, то для химического  производства она составляет до 10-12%. Ставка роялти также зависит от того, какими сериями выпускается продукция, т. е. для таких областей, как самолетостроение и т.п. ставка выше, чем в легкой промышленности. Существуют сводные  таблица по средним ставкам роялти, применяемым в различных отраслях промышленности. Однако, в связи  с тем, что на ставку влияет целый  ряд причин в каждом конкретном случае она может довольно существенно  отличаться от средней.

Выбор лицензионных платежей

В противоположность мировой  практике паушальный платеж в наших  условиях может быть увеличен до 30 или  даже 50% от расчетной цены лицензии. Однако ограничиваться только паушальным платежомне следует. Он не отражает действительной стоимости изобретения, явно невыгоден лицензиару при существенном расширении объема использования лицензии.

Необходимо дополнить  паушальный платеж роялти. В ходе переговоров  стороны должны прежде всего определить базу роялти, а затем ставку роялти. В условиях нашей инфляции, непредсказуемых изменений в налоговом законодательстве, ставка роялти должна быть обязательно плавающей. В условиях лицензионного соглашения необходимо предусмотреть возможность изменения ставки роялти или ее индексацию в зависимости от темпов инфляции рубля. Бесспорно также и то, что до укрепления рубля как платежной единицы, широкое распространение получат бартерные лицензионные соглашения и платежи сырьем, комплектующими и т.п.

Вообще говоря, очень важно  введение в практику внутреннего  лицензирования опционных соглашений, поскольку именно эта юридическая  форма позволяет сторонам предварительно ознакомиться с материалами изобретения  до его патентования, избежать обмана изобретателя в ходе предварительных  переговоров.

С большой осторожностью  надо относиться к передаче партнеру технической документации. Этого  не следует делать без предварительного заключения соглашения о конфиденциальности. Сторона, получившая документацию для  ознакомления, не несет никаких правовых обязательств, если не подписан договор  о конфиденциальности. До заключения такого договора может быть передана только реклама, не раскрывающая сущности изобретения или ноу-хау.

Окончательная передача документации лицензиату должна быть осуществлена только после поступления в банк на счет лицензиара единовременного  платежа, что должно быть соответственно оговорено в лицензионном соглашении.

Наблюдения показывают, что  иностранные фирмы предпочитают приобретать у нас исключительные лицензии, тем самым они в течение  срока действия договора ограничивают продвижение продукции патентовладельца на рынок. Именно в таких соглашениях  нередко отсутствует пункт о  минимальных гарантированных платежах ежегодных. Такое происходит, как  правило, когда цель покупки исключительной лицензии - заблокировать производство конкурирующей продукции. В этом случае целесообразно оговаривать  минимальные ежегодные гарантированные  платежи независимо от объема продаж.

Платежи роялти предпочтительны  при крупных объемах производства продукции по лицензии. Поэтому в  этом случае крайне нежелательно ограничиваться только паушальным платежом, так как  цена лицензии может свестись к плате  за получение технической документации.

Наилучшим вариантом является включение в договор всех трех видов платежей: паушального, минимального фиксированного отчисления, роялти.