Лицензионные договоры

Во-вторых, один и тот же объект исключительных прав может быть выражен в разных формах: например, фонограмма - в виде аналоговой или цифровой записи, файла  в том или ином формате с  теми или иными характеристиками воспроизведения⁷.

Способы использования результата интеллектуальной деятельности. Отнесение данного условия к числу существенных обусловлено правилом, согласно которому права, не указанные в лицензионном договоре, не считаются предоставленными лицензиату (абз. 2 п. 1 ст. 1235 ГК РФ). Таким образом, договор, не содержащий условий о способах использования результата интеллектуальной деятельности, не предоставляет лицензиату никаких прав.

Разумеется, что необходимость перечисления конкретных прав в договоре призвана защитить лицензиара от недобросовестных действий со стороны контрагента. В  таком случае, например, лицензиар  может быть уверен в том, что размер вознаграждения по договору соответствует  объёму предоставленных прав, а при  появлении новых способов (допустим, в результате технического прогресса) - получить дополнительное вознаграждение.

Так же в  качестве существенного условия  лицензионного договора, как и  любого прочего, следует признать стороны договора. Сторонами лицензионного договора являются: лицензиар - обладатель исключительного права, который предоставляет другой стороне договора право использования охраняемого объекта, и лицензиат — сторона, которой предоставляется право использования. И лицензиаром, и лицензиатом, по общему правилу, могут выступать как граждане, так и юридические лица.

При этом, несмотря на то, что закон не устанавливает  каких-либо возрастных ограничений  для признания лица автором, права  автора, в т.ч. числе и заключение договоров, физическое лицо может осуществлять только по достижении 14-летнего возраста (в соответствии с п. 2 ст. 26 ГК РФ).

Кроме того, в отношении секретных изобретений  могут быть установлены определённые ограничения на использование (п. 1 ст. 1405 ГК РФ). В данном случае речь идёт Законе РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-1 «О государственной тайне». Так, согласно ст. 27 указанного Закона допуск организаций к проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется путем получения ими в порядке, устанавливаемом Правительством РФ, лицензии на проведение работ со сведениями соответствующей степени секретности.

В зависимости  от наличия встречного предоставления можно выделить возмездные и безвозмездные договоры, что следует из анализа содержания п. 5 ст. 1235 ГК РФ. При этом прямое указание в законе на возможность заключения безвозмездных лицензионных договоров является новеллой части четвёртой ГК РФ.

Существенным  условием размер вознаграждения является только для возмездных лицензионных договоров.

Всё вышесказанное  позволяет установить следующие  правила определения возмездности договора:

1) если  в договоре прямо указано, что  он является безвозмездным, договор  является действительным и безвозмездным;

2) если  договор вообще не упоминает  о вознаграждении или хотя и упоминает о нем, но не позволяет определить размер вознаграждения или порядок его определения, такой договор «считается незаключенным»;

3) если  договор содержит условие о  размере вознаграждения или о  порядке его определения, он  считается возмездным.

Помимо  рассмотренных нами выше условий  к существенным, в соответствии с  п. 1 ст. 432 ГК РФ, относятся также условия, относительно которых по заявлению  одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Все прочие условия являются факультативными  — отсутствие в договоре условий  о сроке или территории действия прав лицензиата компенсируется наличием диспозитивных норм в ст. 1235 ГК: презюмируется, что, если стороны не договорились об ином, лицензиат имеет право использовать интеллектуальный продукт в течение пяти лет на всей территории Российской Федерации.

Пункт 3 ст. 1235 ГК РФ относится к территории действия лицензионного договора. В частности, содержится требование о необходимости указания в лицензионном договоре территория допустимого использования объекта договора. При этом неуказание такой территории позволяет лицензиату осуществлять использование охраняемого объекта «на всей территории Российской Федерации».

Пункт 4 посвящен сроку лицензионного договора. Установлено, что срок лицензионного договора не может превышать срока действия исключительного права на соответствующий объект. При этом тот факт, что срок лицензионного договора превышает срок действия исключительного права, не должен приводить к недействительности договора — такой договор считается заключённым на срок действия исключительного права, устанавливает пятилетний срок действия лицензии в случае, если договор не содержит указаний на срок его действия.

К лицензионным договорам применяются общие  положения об обязательствах и договорах, а также иные общие положения  ГК РФ и специальные нормы об интеллектуальной собственности. В этой многоуровневой системе норм существует правило, согласно которому общая норма действует  только в случае, если она не отменена или не изменена специальной нормой.

Условия и порядок заключения лицензионных договоров. Общие правила заключения лицензионных договоров содержатся в ст. 1235 ГК РФ.

Лицензионный  договор заключается в письменной форме и подлежит государственной  регистрации в случаях, когда  результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит государственной регистрации. Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации  влечет за собой недействительность лицензионного договора.

Представляет  широкий практический интерес вопрос о возможности заключения лицензионных договоров в форме договора присоединения  в отношении программ, скаченных  из сети Интернет, поскольку формально  п. 3 ст. 1286 ГК РФ распространяется только на материальные носители (т.к. загруженное  из сети программное обеспечение  не может иметь упаковку). Фактически же, по мнению специалистов в данной области, заключение лицензионных договоров  через Интернет возможно, только оно осуществляется в обычном порядке, предусмотренном для письменной формы договора.

Таким образом, лицензионный договор, помимо общего порядка  заключения гражданско-правовых договоров, предусматривающего акцепт оферты, адресованной одному или нескольким конкретным лицам, может быть заключен с использованием приглашения делать оферту (открытая лицензия) и путем акцепта публичной  оферты (в отношении программ для  ЭВМ и баз данных).

Широкое распространение получила практика распространения объектов интеллектуальной собственности через представителей: дистрибьюторов, дилеров, Интернет-сайты, операторов сотовой связи, телемагазины и т.д. При этом не всегда посредники являются лицензиатами с правом выдачи сублицензий непосредственным пользователям; наоборот, правообладатель зачастую заинтересован в заключении договора между ним и пользователем. Это позволяет более эффективно осуществлять техническую поддержку, иное сопровождение программного продукта, а также осуществлять контроль за пользователями исключительных прав.

Правовая  природа принудительной лицензии раскрывается через положения ст. 445 ГК РФ (Заключение договора в обязательном порядке). Д.Ю. Шестаков, в частности, считал, что принудительные лицензии можно рассматривать и как договоры, «заключаемые в принудительном порядке»⁸, т.е. в обязательном порядке — на основе решения суда (п. 1 ст. 421 и п. 4 ст. 445 ГК РФ).

Закон предусматривает  возможность предоставления принудительной лицензии в отношении двух видов  объектов результатов интеллектуальной деятельности:

1. Принудительная  лицензия на изобретение, полезную  модель или промышленный образец  (ст. 1362 ГК РФ). Установлен срок  неиспользования (недостаточного  использования) в четыре года  лет со дня выдачи патента  для изобретений или промышленных  образцов и три года для  полезных моделей. При этом такое неиспользование или недостаточное использование должно приводить «к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке».

2. Принудительная  лицензия на селекционное достижение (ст. 1423 ГК РФ). Установлен срок  в три года со дня выдачи  патента. 

К особому  виду принудительных лицензий можно  отнести случаи использование изобретения, полезной модели или промышленного образца в интересах национальной безопасности (ст. 1360 ГК РФ).

Целью регистрации, как отмечается в науке, является обеспечение режима законности при  заключении лицензионных договоров: она  предотвращает передачу прав на охраняемый объект промышленной собственности  неправомочным лицом, включение  в договоры условий, противоречащих действующему законодательству, пересечение  прав по заключенным договорам. Основной же задачей при рассмотрении регистрируемого  лицензионного договора, является, по мнению Е. Евдокимовой, установление соответствия положении договора действующему законодательству, поскольку если договор  содержит положения, противоречащие действующему законодательству, либо взаимоисключающие  положения, то регистрации такой  договор не подлежит⁹.

Согласно  п. 2 ст. 1235 ГК РФ лицензионный договор  подлежит государственной регистрации  в случаях, определенных п. 2 ст. 1232 ГК РФ. К таким случаям относится в том числе и предоставление права использования подлежащего государственной регистрации результата интеллектуальной деятельности. При этом в силу п. 7 ст. 1232 ГК РФ это правило применяется и к зарегистрированному по желанию результату (в частности, к программам для ЭВМ и базам данных), если ГК РФ не установлено иное.

Вознаграждение  по лицензионному договору может выплачиваться в форме 1) единовременной твердой (паушальной) суммы, либо 2) текущих платежей в виде части прибыли, получаемой покупателем от использования роялти. Паушальная сумма обычно выплачивается в установленный срок после регистрации договора в Роспатенте путем перевода вознаграждения на счет патентообладателя. Роялти уплачивается за каждый последующий (после первого года) год использования объекта промышленной собственности.

Прекращение лицензионного договора. Основания и порядок расторжения лицензионных договоров определяются общими положениями об изменении и расторжении договоров. Так, лицензионный договор может быть изменён или расторгнут в следующих случаях:

1) по  соглашению сторон (п. 1 ст. 450 ГК РФ) — в той же форме, что  и сам договор (п. 1 ст. 452 ГК РФ);

2) по  требованию одной из сторон - по  решению суда в следующих случаях  (п. 2 ст. 450 ГК РФ): 1) при существенном  нарушении договора другой стороной; 2) в случаях, предусмотренных  ГК РФ, другими законами или  договором.

3) в случае  одностороннего отказа - когда такой  отказ допускается законом или  соглашением сторон (п. Зет.450 ГК  РФ).

Часть четвёртая  ГК РФ конкретизирует случаи, при которых  лицензионный договор может быть изменён или расторгнут.

Во-первых, законодатель определяет возможность  отказа от договора:

- для  лицензиара — при нарушении  лицензиатом обязанности уплатить  вознаграждение за предоставление  права использования произведения  науки, литературы или искусства  либо объектов смежных прав (п. 4 ст. 1237 ГК РФ);

- для  лицензиара - при нарушении лицензиатом  обязанности начать использование  произведения в установленный  срок по издательскому лицензионному  договору (абз. 1 п. 1 ст. 1287 ГКРФ);

- для  заказчика (лицензиата) - по истечении  льготного срока, предоставленного  автору для завершения произведения, а также непосредственно по  окончании срока, установленного  договором для его исполнения, если договор к этому времени  не исполнен, а из его условий  явно вытекает, что при нарушении  срока исполнения договора заказчик  утрачивает интерес к договору (п. 3 ст. 1289 ГК РФ).

Во-вторых, установлено, что в случае отсутствия в издательском лицензионном договоре конкретного срока начала использования  произведения и неиспользование  произведения в срок, обычный для  данного вида произведений и способа  их использования, такой договор может быть расторгнут лицензиаром по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьей 450 ГК РФ.

Кроме того, исключительные права обуславливают наличие дополнительных, «специальных» оснований прекращения лицензионных договоров.

Такие основания  О. Рузакова делит на два вида: 1) не зависящие от воли сторон и 2) связанные с виновным поведением одной из сторон договора и являющиеся существенным нарушением требований законодательства или условий договора. Последние, в свою очередь, подразделяются на а) нарушения со стороны правообладателя (лицензиара) и б) нарушения со стороны пользователя (лицензиата)¹⁰. Примеры таких оснований:

1) Не  зависящие от воли сторон:

- утрата охраноспособных признаков (может выражаться в признании общественным достоянием, истечении сроков действия исключительного права, аннулировании патента и т.д.);

- прекращение юридического лица при отсутствии правопреемников^.

2) Обусловленные  виновным поведением сторон договора  и являющиеся существенным нарушением  требований законодательства или  условий договора: